1、实用新型优先权审查探析 张剑云 罗啸 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 北京千慧知识产权咨询有限公司 摘 要： 优先权制度的利用已由最初的方便申请人向另外的缔约国提出申请, 演变成了有助于申请人于一定期限内进行专利完善、改进、价值评估并合并申请, 以降低专利维持成本的一种行之有效的方式。但是, 实用新型专利申请在优先权的提出时存在投机性, 在审查中又存在一定程度的主观随意性。本文基于实用新型优先权审查的原则, 探讨了“主题明显不相关”的审查标准, 并对优先权在实用新型专利保护中的法律效力进行了探析, 对实用新型优先权要求是否正确进行了思考和建议, 为申请人今后合理要求优先权给出了方向。
2、关键词： 实用新型; 优先权; 主题明显不相关; 优先权法律效力; Analysis of the Examination of Priority of Utility ModelZHANG Jianyun LUO Xiao Abstract： The use of priority comes into effect from making it convenient that applicants easily file an application to another contracting states to helping applicants to refine, improve
3、, do worth assessment of patent and merge applications in order to reduce the maintenance cost of patent. But in utility model applications, there are speculativeness in claiming priority and some subjectivity in examination. Therefore, based on the principal of the examination of priority in utilit
4、y model, the criteria about “subject matter is obviously not related with each other“ is discussed, the force adeffect of priority in the patent protection of utility model is researched, the validity of priority in utility model is considered and suggested, and the direction about reasonably claimi
5、ng priority is provided for applicants.Keyword： utility model; priority; subject matter is obviously not related with each other; force adeffect of priority; 一、实用新型优先权审查的法律依据优先权原则源自 1883 年签订的保护工业产权巴黎公约, 是为了方便缔约国国民在其本国或其他缔约国提出申请后再向另外的缔约国提出申请而设立的, 但是随着专利制度的发展以及科技水平的不断提升, 优先权制度的利用已由最初的方便申请人向另外的缔约国提出申请演
6、变成了有助于申请人于一定期限内进行专利完善、改进、价值评估并合并申请, 以降低专利维持成本的一种行之有效的方式1。我国于 1985 年 3 月 19 日成为巴黎公约的缔约国之一, 并于 1993 年引进本国优先权制度, 至此, 我国针对专利优先权的规定主要在专利法第二十九条, 专利法第三十条, 专利法实施细则第三十一条、第三十二条以及第三十三条来进行约定。二、实用新型优先权审查的原则在实用新型优先权审查中, 专利审查指南 (2010) 规定“使用本部分第一章第 6.2 节的规定”, 即实用新型初步审查中的优先权审查标准与发明初步审查中的优先权审查标准是完全一样的。而在发明初步审查程序中尤其是要
7、求本国优先权的审查中, 专利审查指南 (2010) 明确规定了“初步审查中, 审查员只审查在后申请与在先申请的主题是否明显不相关, 不审查在后申请与在先申请的实质内容是否一致”2。因此, 根据规定, 实用新型初步审查中只需要对在后申请与在先申请的主题是否明显不相关进行排除, 不属于明显不相关的情形下, 优先权都将按照成立的标准被进行确认。然而, 实用新型初步审查与发明初步审查虽然皆属于初审程序, 但是二者的审查所涉及的层面以及审查所能达到深度并不一样, 而且经过初步审查后发明专利申请与实用新型专利申请的法律状态也是不一样的, 发明专利申请初步审查合格后将进入公布以及后期的实质审查阶段, 而实用
8、新型经初步审查合格后则直接进入授权公告环节。因此, 实用新型的初步审查与发明的初步审查相比其对于授权结果的贡献并不相同, 实用新型专利申请的初步审查在一定程度上要保证授权的实用新型专利是除创造性判断外基本应该符合专利法的其它全部规定, 即对实用新型初步审查结果的可靠性要有相当程度的保证, 而对发明专利申请优先权的初步审查, 则更多是形式方面的审查, 例如是否符合优先权的时间要求, 所要求的优先权文本是否存在等。但是实用新型初步审查仍旧属于初审程序, 尽管其审查层面和审查深度远超发明初步审查, 例如要进行发明初步审查所不涉及的诸如说明书充分公开、技术方案是否具备实用性、新颖性等层面的审查, 但是
9、与发明实质审查相比, 其实质性缺陷的审查深度却又低于发明实质审查, 例如优先权的核实、新颖性的检索要求等。然而即便如此, 实用新型初步审查同发明实质审查有一点是完全一样的, 即二者审查的最终结果都是作出是否授予专利权的决定。因此, 即使无法做到授权结果的准确无误, 二者也都需要保证授权结果在一定程度上是正确的, 只是程度不同而已。此外, 由于优先权被确认后其在先申请即被视为撤回, 且实用新型优先权要求不具备二次被确认的程序, 因此, 尽管专利审查指南 (2010) 中明确规定了实用新型优先权审查原则是与发明初步审查中的优先权审查原则相一致, 但是鉴于上述原因的存在, 实用新型优先权审查的审查尺
10、度在实际操作中既不能等同于形式初审, 也不可能达到在技术层面进行主题相同比对的实审深度。三、实用新型优先权审查中的主题明显不相关的判断标准专利审查指南 (2010) 第二部分第三章第 4.1.2 节中对相同主题的发明创造进行了定义:专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型, 是指技术领域、所解决的技术问题, 技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同, 并不意味着在文字记载或者叙述方式上完全一致。由此可知, 相同主题指的应当是技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同, 即“四个相同”。上述的“四个相同”限定了优先权核实中的四个要件。但是上述四个要件实
11、质相同的比对实际仅被应用于发明专利申请出现 P 类文件时才会进行。实用新型优先权审查中并不进行上述“四个相同”的实质认定, 而是应当按照专利审查指南 (2010) 规定的“只审查在后申请与在先申请的主题是否明显不相关”的标准进行优先权核实。但是既然实用新型初步审查程序中实际要进行高于发明初步审查但低于发明实质审查的优先权审查标准, 那么针对上述“只审查在后申请与在先申请的主题是否明显不相关”的审查规定, 到底应当以什么样的操作尺度来进行审查呢?实用新型初步审查中针对在后申请的主题和在先申请的主题是否属于相同的技术领域、是否能够解决同样的技术问题、技术方案是否实质相同以及是否能够达到同样的技术效
12、果显然不能付出如发明实质审查那样的时间和精力来进行比对判断, 因此, 专利审查指南 (2010) 对实用新型优先权成立与否的判断标准仅是将其限定为“主题明显不相关”, 其不仅不是明显不相同, 而是程度还要低于“不相同”的“不相关”。在目前实用新型优先权审查中, 审查员主要是通过实用新型名称的比对来审查在后申请与在先申请主题是否明显不相关。即若在先申请与在后申请的实用新型名称相同或有所关联, 则认为二者属于主题相关的情况, 且在优先权形式要求审查合格的情况下, 应当认为优先权成立;相反, 若在先申请与在后申请的实用新型名称不仅是不同, 而且达到了明显不相关联的程度, 则通常认定二者主题明显不相关
13、, 进而认定优先权不成立。然而可能存在两种特殊情况, 即在先申请与在后申请的实用新型名称明显不相关、但技术方案却符合“四个相同”的判断抑或是技术方案存在一定的关联性, 以及在先申请与在后申请的实用新型名称相关但技术方案却大相径庭。因此, 若简单以在先申请与在后申请的实用新型名称是否明显相关而判定二者主题是否也明显相关进而做出相应的优先权判定结论显然是不够严谨的。表 1 为实用新型初步审查中遇到的一个实际案例, 在后申请与在先申请的实用新型名称、技术领域、所解决的技术问题、技术方案以及技术效果在表中分别进行了比对。表 1 某申请与其优先权申请的比对 下载原表 审查员在本实用新型专利申请的优先权审
14、查中首先基于在后申请与在先申请的实用新型名称“一种过零检测装置及同步开关”和“一种功率半导体器件驱动电路”进行比较, 认为二者虽然都涉及半导体或者开关, 但是名称差异较大, 又并非完全不相关的情形, 也并不能因此就认定在后申请人的技术方案与在先申请中记载的技术方案相关。因此, 审查员认为有必要结合说明书对本申请与其所要求的优先权申请进行进一步的简单比对以确定其优先权与否成立。在判定过程中, 就技术领域来看, 本申请与其优先权申请皆涉及大范围的半导体器件领域, 应当认定二者所属技术领域是相关的;就所解决的技术问题来看, 本申请与其优先权申请都是给半导体器件提供相关电路结构并对应解决相应技术问题,
15、 因此, 二者所要解决的技术问题并非明显不相关;就技术方案来看, 二者都用于构成主体为半导体开关的电路结构, 技术方案也并非明显不相关;最后, 就技术效果来看, 二者也都达到了简化电路, 降低成本等效果, 技术效果也并非明显不相关。因此, 在本实用新型专利申请要求如上所述的优先权时, 审查员基于申请文件中技术领域、所解决技术问题、技术方案以及技术效果是否明显不相关的比对, 得出二者所要求保护的主题应当被认定为并非明显不相关, 并进而作出了优先权成立的结论是符合实用新型目前的优先权审查规定以及实际审查要求的。因此, 在实用新型优先权审查的实际操作中, 不应当仅以实用新型名称是否明显不相关作为主题
16、是否明显不相关的唯一判据, 而应当对说明书中记载的技术内容进行是否也明显不相关的简单认定。只有这样, 才能保证实用新型优先权审查结论不会出现明显错误。然而尽管上述实用新型优先权的审查符合目前专利审查指南 (2010) 的相关规定, 但是, 不可否认的一点就是, 上述优先权的判定过程和结果与发明实质审查中优先权的判定显然是大相径庭的, 且基于优先权成立的要件, 上述实用新型所要求保护的技术方案实质并未被记载在在先申请中, 即上述优先权要求实质是并不成立的, 然而实用新型优先权审查中却给出了成立的结论。因此, 这种优先权的审查结论与优先权的实质成立与否的不同是否会带来专利申请保护上的软肋呢?四、优
17、先权的法律效力就优先权本身而言, 其可以将在后申请的申请日提前至优先权日, 尤其是将现有技术的时间节点提前一个优先权期限。因此, 在涉及现有技术的诉讼中, 优先权的成立在一定程度上降低了本申请作为基础的技术平台的创新高度, 对优先权期限内出现的与本申请主题相同或相似的技术产生对抗, 在一定程度上保障了申请人的利益。然而专利法第四十二条规定, 发明专利权的期限为二十年, 实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年, 均自申请日起计算。但是, 上述期限的计算, 对于即使有优先权的, 此处的申请日也不能为优先权日。因此, 优先权的成立与否对专利权的保护期限实际没有任何影响。由此可知, 优先权最主要的
18、法律效力仅在于将现有技术提前一个优先权期限, 对优先权期限内相同或相似主题技术产生对抗, 而优先权本身对享有优先权的专利自身的固有价值并没有实质影响。因此, 当专利所保护的技术方案在其优先权期限内并不存在涉及相同或相似主题的技术时, 其优先权的享有与否是完全可以被忽略的;而当在优先权期限内确实存在相同或相似主题的技术方案时, 优先权的成立与否对技术方案的保护价值才会得以体现。就实用新型而言, 其优先权审查中尽管不进行在后申请与在先申请人的主题是否实质相同的核实, 因而即使实用新型初步审查中优先权成立的审查结论与优先权实质并不成立相左, 在不出现优先权期限内涉及相同或相似主题的技术时, 实用新型
19、初步审查的授权结果与发明实质审查的授权结果是一样可靠的;且即使出现了优先权期限内的相同或相似主题的技术, 进而造成了实用新型专利权存在可被上述情况无效的可能性时, 就实用新型初步审查的审查程序时效性而言, 这种授权决定也不应当被认为是错误的。另外, 在审查程序中, 不论是发明还是实用新型, 最终授权的专利其优先权要求也仅能确保是进行了初步核实, 实质核实在实用新型审查中完全不涉及, 发明实质审查中也只有在出现 P 类文献时才会被进行核实。因此, 优先权的成立结论在专利审查过程中大部分情况下对专利授权结论的成立是没有影响的。而且实用新型要求优先权的申请的比例并不高, 于优先权期限内出现 P 类文
20、献的实用新型专利申请比例又只占要求优先权的实用新型专利申请中的很少一部分, 因此, 优先权主题是否实质相同的核实于实用新型优先权审查显得更没必要。另一方面, 由于“优先权成立”结论的作出导致在先申请被视为撤回, 因此这种在先申请被视为撤回的结果在给出“优先权成立”结论但优先权实质不成立的情况下, 将在一定程度上损害申请人的利益, 因为在优先权不成立的情况下, 申请人无法通过在先申请来继续保护其未被实质记载在后申请中的主题。但是出现这种情况的主要原因就在于申请人并未要求合适的优先权, 即其在在先申请中记载的技术方案未被实质记载在在后申请中, 进而造成在后申请主题并非与在先申请主题明显不相关时,
21、审查员做出了优先权成立的结论, 造成了在先申请被视为撤回。然而即使审查程序最终做出了与实际情况相悖的优先权成立结论进而造成在先申请被视为撤回的情况, 由于申请人在要求优先权时是被推定其是清楚知晓优先权成立的要件以及应当为此承担的法律后果的, 因此, 这种优先权的审查结果也应当认为是可以被申请人接受的。否则对于原本就不应该享有优先权的在后申请, 其本身要求优先权的行为就是错误的。申请人既然知晓其错误的优先权要求行为可能会带来在先申请被视为撤回的情况, 进而理应为自己的优先权要求行为承担相应的后果。五、结束语通过对上述优先权相关问题的探讨, 我们可知, 实用新型优先权审查中可能会遗留两个问题, 第
22、一是优先权成立结论的做出与优先权的实质成立与否可能并不一致;第二, 优先权成立结论的做出有可能造成在优先权实质不成立情况下在先申请中记载的技术方案不能够被保护。但是, 我们不能将解决上述问题的希望全部寄托于审查程序中, 显然对于优先权本身而言, 申请人应当清楚知晓其能够享有优先权的各项形式要件并确保在先申请中的技术方案被实质记载在后申请中, 而不应当抱着仅为将申请日在对抗现有技术时能够被提前一个优先权期限而随意要求优先权, 这样做不仅可能会因为 P 类文件的存在而出现专利被无效的情况, 还会导致在先的发明创造不能被合理保护, 形成一种得不偿失的局面。参考文献1刘斌.从无效宣告程序中的两个案例看优先权的核实J.审查业务通讯, 2016 (1) :30-38.1刘斌.从无效宣告程序中的两个案例看优先权的核实J.审查业务通讯, 2016 (1) :30-38. 2中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南M.北京:知识产权出版社, 2010.2中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南M.北京:知识产权出版社, 2010.
