1、职务发明报酬数额影响因素研究 刘强 姚梦媛 中南大学法学院 北京化工大学法学院 摘 要： 我国专利法等对于职务发明报酬数额的影响因素有初步规定, 但是存在立法层级较低和内容不全面等问题。由此, 我国应将报酬数额的影响因素类型化为客观因素和主观因素, 并制定报酬计算公式。客观因素包括发明经济价值、发明人贡献度、单位贡献度及经济负担、发明人所处职位及薪酬、专利的总收益等。主观因素包括单位过错程度及发明人过错程度。有必要在立法规定中明确报酬计算的影响因素及其相互关系, 从而促进职务发明报酬纠纷得到更为公平合理的解决。关键词： 职务发明; 报酬; 影响因素; 主观因素; 客观因素; 作者简介：刘强 (
2、1978) , 男, 湖南长沙人, 中南大学法学院教授、法学博士;研究方向:知识产权法。收稿日期：2017-09-21基金：中国法学会部级法学研究项目“职务发明奖酬法律问题研究” (CLS (2016) D132) Research on the Influence Factors of Employee Invention Remuneration AmountLIU Qiang YAO Mengyuan Law School, Central South University; College of Humanities and Law, Beijing University of Che
3、mical Technology; Abstract： The patent laws and regulations of China already lay down initial provisions of factors influencing employee invention remuneration calculation, but various problems still exist such as lower legislation levels and incomprehensive regulations. Therefore, it is necessary t
4、o classify the influence factors into objective and subjective ones, and to develop standard reward formulas.Objective factors include the economic value of an invention, the inventors contribution, the institutions contribution and its economic burden, the inventors position and salary level, and t
5、he total patent income. Subjective factors cover fault degrees on the institutions and the inventors sides. It is necessary to clarify the content and relationship between factors in the legislative provisions, so as to stimulate more fair and reasonable solutions of employee invention remuneration
6、disputes.Keyword： employee invention; remuneration; influence factors; subjective factors; objective factors; Received： 2017-09-21我国专利法要求单位给予发明人合理的职务发明报酬, 这是对后者积极从事研发活动提供的经济保障和激励。在职务发明报酬纠纷案件中, 法院固然可以依据约定优先原则尽可能地承认当事人报酬约定的效力, 但在当事人没有约定或者约定不合理时, 法院依然不可避免地要对具体报酬数额加以实体上的认定。然而, 法院在司法裁判中并无明确的依据用于计算并认定合理报酬
7、, 尤其是对涉及报酬数额的影响因素未得到有效厘清。因此, 导致单位和发明人对于报酬计算标准及其具体数额的主张经常存在较大差异, 缺乏应有的可预见性。我国专利法第四次修改及制定中的职务发明条例试图对此问题加以澄清, 有必要借此契机予以明确。一、职务发明报酬影响因素的立法现状、法律价值及类型化1. 我国职务发明报酬影响因素的立法概况及不足我国涉及职务发明报酬影响因素的立法规范主要见于专利法实施细则促进科技成果转化法等法律法规中, 包括发明经济价值以及法定比例。其中, 发明经济价值主要体现在“推广应用的范围”“取得的经济效益”“营业利润”“使用费”“转让净收入或者许可净收”等因素中, 而法定比例由两
8、个影响因素叠加而成, 包括职务发明在专利产品利润中的贡献比例以及发明人在职务发明中的贡献比例。这两项因素在国务院法制办公布的职务发明条例草案 (送审稿) (以下简称送审稿) 中得到了进一步的确认。当前, 我国职务发明报酬影响因素立法规定存在以下三个方面的不足:首先, 立法层级较低。相对于其他法律法规而言, 送审稿在内容上更为具体明确, 但是它属于国务院制定的行政法规, 尚未上升到法律层面。该条例的法律效力不高导致在实施过程中可能会有局限性, 缺乏配套的执行措施, 导致执行力度有待于加强。反观英国、日本、德国等国家, 在专利法中有关于职务发明报酬数额影响因素的详细规定, 相应司法标准或者实施指南
9、也是由国家立法机关制定的。其次, 立法内容不全面。现行法律中, 报酬数额的认定着重考虑产品的经济价值和发明人的贡献度, 但除此之外, 还有其他客观方面和主观方面的因素没有明确的规定。例如, 发明创造专利实施所产生的效益具有持续性和变动性, 单位可能需要分年度给发明人支付报酬, 此时就要衡量专利的可利用性和单位对产品实施过程中的贡献和过错。所以, 在立法上需要从主观和客观两方面, 考虑各种影响因素并加以综合判断, 制定更加细化及量化的报酬数额认定标准, 从而促进职务发明经济利益在单位及发明人之间的合理分配。2. 职务发明报酬数额影响因素的法律价值影响职务发明报酬数额认定的虽然主要属于经济因素,
10、但是将其纳入法制化发展轨道对完善职务发明制度和改进司法裁判具有重要价值。首先, 有利于协调职务发明权属制度与报酬制度的关系。当前, 各国职务发明权利归属主要采用雇主优先和雇员优先两种模式:前者将职务发明原始归属于雇主单位, 同时规定单位有义务向发明人支付奖励和报酬, 中国、法国、英国专利法是典型代表;而后者则由雇员发明人享有权利, 单位享有免费非独占的实施权, 美国和日本是典型代表。在职务发明报酬计算基础方面, 两者也存在明显差异。对于前者而言, 发明人对于职务发明本身并无支配权可言, 因此其应获报酬是以单位 (独占) 实施该发明所获得的全部收益作为基础进行计算的。而对后者而言, “用人单位从
11、该发明上所获得的利益”并非单位自己实施专利所获得的利益, 而是取得排除他人实施之地位后能够取得的额外利益, 因此通过专利许可获得的许可费收益更为值得在确定报酬数额时进行参考1。在 2005年日本著名的蓝色发光二极管职务发明报酬案中, 被告日亚化学株式会社认为, 应当以原告发明带来的额外竞争优势或者许可费受益计算报酬2。我国专利法第四次修改试图对传统的雇主优先模式加以适度调整, 特别是将主要利用单位职务技术条件完成的发明创造由默认属于雇主转变为默认属于雇员, 也势必会影响报酬计算基础及影响因素的确定。其次, 有利于合理保护发明人权益及平衡双方当事人的利益。通过职务发明报酬影响因素的细化, 可以防
12、止发明人因不了解报酬计算要素或者信息不对称而遭受利益损失。相对于单位而言发明人处于弱势地位, 谈判地位的不平等导致公司在制定报酬方面的规章制度和确定具体报酬数额时会优先保障自身的利益。所以, 明确影响因素可以弥补发明人的地位劣势, 保护其应有的合法权益。与此同时, 职务发明报酬的利益分配机制需要尽量满足单位与发明人不同的利益诉求。明确影响因素可以使得报酬分配达到相对的平衡点, 既能肯定发明人的发明价值, 又能体现单位的研发投入及风险承担2。由此, 可以在一定程度上减少报酬纠纷, 降低起诉比率, 节约司法资源。再次, 有利于提高司法质量和效率。在职务发明报酬纠纷中, 由于法官并非技术或者市场问题
13、专家, 也未参与职务发明完成过程, 因此公平合理地确定报酬数额存在客观障碍, 有赖于法律规则对于影响因素的明确。我国法律对此没有详细规定, 导致法院只能酌情确定数额, 这一方面没有给予法院明确的指引, 又赋予了法院过宽的自由裁量权。因此, 若能在法律规定或者实施指南中明确报酬数额的计算公式, 就给司法机关提供了一个科学合理的审判依据, 使得法院减少对无关要素的查明, 加强对影响因素之间的考查与衡量, 有利于集中审判资源并做出公平合理的判决。3. 职务发明报酬影响因素分类及计算方法(1) 影响因素的类型化职务发明报酬数额的影响因素可以被归纳为两种类型, 共七种影响因素。第一类是客观因素。主要涉及
14、职务发明开发和实施过程中的技术因素和经济因素, 与职务发明本身联系较紧, 但是不涉及当事人的主观状态。客观因素是发明人获得职务发明报酬的基础性因素, 并决定性地影响了报酬数额及能够实现的程度。根据目前各国立法规范及司法实践经验, 客观因素共有五个:1) 发明经济价值;2) 发明人贡献度;3) 单位贡献度及经济负担;4) 发明人所处职位及薪酬;5) 单位的专利总收益。以上五个因素可以分为三个层次。第一层次是共性因素, 主要是指发明经济价值, 这属于包括专利侵权损害赔偿、合理专利许可费、职务发明报酬等各种类型专利案件存在的共性问题;第二层次是个性因素, 主要是第二至四项, 仅涉及职务发明报酬案件;
15、第三层次是封顶性因素, 主要是指第五项单位的专利总收益。第二类是主观因素。此类因素与当事人的主观状态, 尤其是在职务发明创造、维护和实施过程中的主观过错有关。事实上, 单位与发明人本可以就对方的过错行为单独要求进行赔偿, 但是可能由于种种原因并未另行提出诉讼, 此时可在职务发明报酬纠纷中加以考虑一并解决。因此, 主观因素是职务发明报酬数额认定的调节性因素, 在客观因素基础上对最终报酬数额起到一定的调整作用。由于职务发明报酬涉及单位与发明人两个主体, 因此主观因素也包括单位过错程度及发明人过错程度两个方面。(2) 影响因素的计算方法在确定了影响因素内容和范围之后, 如何将各因素通过一定的计算方法
16、加以有效结合便成为非常关键的环节。德国劳动部颁布的私营企业雇员发明报酬指南 (以下简称德国报酬指南) 为有效确定职务发明的合理报酬数额, 也采用了一定的公式加以计算。但是, 由于其考虑的影响因素涉及面较为狭窄, 也导致其计算公式不够全面, 尤其是未能涉及主观因素, 而且雇员贡献度因素也仅为简单叠加。在借鉴前人经验的基础上, 本文认为职务发明报酬数额应当根据以下公式计算得到, 可供法院在诉讼纠纷裁决中加以参考。职务发明合理报酬数额的计算方式:R 代表涉案发明人应得的报酬数额, V 代表根据涉案发明人贡献计算得到的报酬数额, P 代表发明人本职薪酬中应在报酬数额中扣除的部分, v 代表涉案职务发明
17、的经济价值, i 代表发明人贡献度, f1 代表单位的过错程度, f2 代表发明人的过错程度, p 代表发明人的本职薪酬, r 代表发明人的本职工作与该发明的相关度。其中, i=1-c, c 代表单位贡献度。该公式较为全面地反映了影响报酬数额的各项因素, 也较为合理地体现了相应的计算方法。二、影响职务发明报酬数额的客观因素1. 发明的经济价值对于职务发明报酬数额的计算首先涉及对该发明经济价值的认定。它是发明人获得报酬的现实依据和计算基础, 不存在发明产品收益也就谈不上对发明人在普通薪酬以外给予额外报酬。对于发明创造及其专利权的经济价值进行公允客观评估是较为困难的, 原因在于评估对象的权利客体无
18、形性、法律状态不确定性及市场价值变动性。这种现象既体现在当事人在专利转让、许可及质押时的价值评估过程中, 以及专利侵权损害赔偿认定等司法程序中, 也必然会导致职务发明报酬数额的认定发生困难。在确定给予发明人的合理报酬数额时, 发明的经济价值包括直接实施和间接实施所产生的营业利润, 发明产品的销售收入、营业利润、许可使用费、转让费等都是反映该产品经济价值的有力证据。对发明产品的直接实施主要是指单位自行制造、销售该产品。就证明难度而言, 直接实施所产生的利润较间接实施更加难以证明, 因为前者隐含在产品销售额、产品利润等其他显性指标之中, 而后者则可以直接体现在转让、许可合同里。发明本身的经济价值可
19、以通过以下公式计算得到:产品销售额产品利润率技术贡献度本发明重要度。其中, 产品利润率与产品所属行业有关, 技术贡献度则需要在剔出机器设备、劳动力、原材料等其他因素以后得出, 而本发明的重要度则需要排除其他技术所产生的贡献后得到。德国报酬指南的计算方法细分为三个方面, 其一, 雇主利用该发明在公司内部进行产品的优化升级, 由此所提高的利润或者节约的制造成本就是该产品的经济价值。其二, 以许可费率为标准计算。该报酬指南公布了电子、机械、化工、制药等行业的平均许可费率, 当事人或者法院可以作为依据。其三, 没有实际产生许可费用或销售收入。此时对于合理报酬的计算则较为自由, 单位和发明人可以共同进行
20、发明进行估值, 并以此为依据计算报酬数额。对发明产品的间接实施主要是指在单位对职务发明进行转让、许可, 并从中获得许可费、转让费的活动。许可费收益是单位依据职务发明所获取的纯收益, 所承担的营业风险较小。根据德国报酬指南, 此时发明价值的认定基础就是以许可费或者转让费形式体现的净收入。当然, 对于是否需要减去研发成本及必要的管理费用后计算报酬数额, 德国与我国的规定有所不同。如果单位通过交叉许可来利用职务发明, 可以首先认定其从中所取得的利润总额, 再通过估算该发明带来的收益及其在利润总额中所占的比例, 从而得出发明人的报酬数额。德国法律中所罗列的影响因素是最为详细的, 而在英国和日本则没有如
21、此细分产品的经济价值。英国判例当中把发明产品的净利润视为发明的经济价值, 认为职务发明报酬的数额在发明净利润的 33%以下都是合理比例3。Kelly在完成任务方面, 要考虑作为职务发明成果的技术方案是否得到发明人的岗位经验、业务知识及企业的支持。如果发明人在这些因素中所起的作用越大, 则其所发挥的贡献也越大8。因此, 应当综合发明人在职务发明完成各个阶段的作用来认定其贡献度, 并且还应当拓展到其在发明实施阶段所起的作用, 因为在实施过程中可能仍然需要解决相应的技术问题。随着产品的技术集成度大幅度提高, 产品发明愈来愈依靠多个发明人组成的团队完成。根据统计, 现代发明过程的特征是团队合作, 仅有
22、 24%的发明是通过单独一个发明人研发出来的, 所以在认定发明人的贡献度时要考虑每个人在发明过程中所起的作用9。英国专利法规定, 法院或者审计人员应该考虑“其他致力于创造该发明的人员的努力和技术, 以及其他没有参与该发明的发明人所提出的意见和帮助”的因素来确定雇员的公平份额。根据德国雇员发明法, 发明人在发明产品的过程中越是主动地去发现或者解决问题贡献度就越大, 获得的报酬份额就越多。送审稿第 17 条第 2 款将发明人贡献度作为报酬数额因素, 第 22 条规定了在共同发明中根据每位发明人的贡献度问题, 涉及了独立发明和共同发明两种情形。但在我国的司法实践中, 基本均采用各个发明人平均分配的办
23、法。因此, 不仅要将发明人的贡献度写进更高位阶的法律条文中, 司法机关也应当注意区分每位发明人所做的贡献, 尤其是不能漠视主要发明人的突出作用。3. 单位贡献度及其经济负担发明人固然对职务发明作出了直接贡献, 但是单位同样投入了经济资源并承担了商业风险, 也需要在计算报酬时加以体现。当然, 单位的贡献度和发明人的贡献度呈现互补关系, 相结合应成为一个整体, 从数值上而言两者相加起来等于 100%。单位的贡献应当包括两个方面, 即对职务发明完成的贡献度和对职务发明实施的贡献度。第一个方面, 单位对职务发明完成的贡献度, 一般是指在发明过程中提供的物质技术条件。法院在认定时, 可以着重考量发明人发
24、明产品所占用其单位的物质资源、经费资源、技术资源。在日本特许法2015 年修改后, 第 35 条提出在确定单位应当支付的“合理对价”时, 可以考虑“单位与该发明相关的负担、贡献”以及其他事项而决定之。1977 年日本大阪地方裁判所审理的象印公司真空保温瓶制造方法案, 以及 1994 年大阪高级法院审理的聚乙烯对苯二酸酯纤维方法案时, 认为雇主的贡献度分别为 80%和 60%5。前述日本蓝色发光二极管案中, 单位贡献度也从一审时的 50%增加到二审的 95%, 使得其需要支付的报酬数额大幅度降低。从上述判决可以看到, 法院十分重视单位贡献度这一要素。我国的相关法律没有明确指出这一影响因素, 但一
25、般认为, 单位为职务发明完成所提供的物质技术条件是判断是否为职务发明的条件。第二个方面, 单位对职务发明经济价值实现的贡献度, 是指其在发明完成后为制造、销售产品并实现利润所起的作用。英国专利法把单位贡献度作为确定报酬数额的影响因素, 不仅考虑了单位在完成发明过程中的贡献, 而且还强调了单位在开发、实施发明产品环节中的作用。我国法院判决时也会考虑公司的产销规模来确定职务发明人的报酬数额。但总体来说, 我国对于单位的贡献度没有比较明确的认定标准, 法院在判决时往往重视产品带来的经济利益, 而忽视了单位的贡献度这一重要因素。4. 发明人所处职位及薪酬就职务发明报酬计算而言, 发明人的职位是其本职工
26、作岗位的层级及其工作内容与涉案职务发明的关联程度, 而薪酬是指发明人根据劳动合同所获取的除职务发明报酬以外的普通薪酬。如果发明人所处的本职岗位层级越低, 本职任务与研发任务越不相关, 则获得的报酬也应当随之增加。在德国报酬指南中, 发明人的任务和所处的职位是包含在发明人的贡献率中的。该指南规定把雇员划分为八个类别, 将奖励授予给期望从公司获得较少的员工。若雇员在公司中没有特殊资质, 例如非熟练工人或学徒, 他们被授予最大等级分。相反地, 在公司顶端的人, 包括研发部门的经理和大型企业的技术经理, 他们的发明只能得到较低等级分。雇员所得到的分数直接影响个人的贡献率高低。不仅如此, 英国专利法也规
27、定要考虑雇员工作的性质, 他的报酬和其他所获得的或者已经取得的来源于他的雇佣关系或者关于发明的利益。我国也有必要将发明人所处岗位与应获报酬联系起来考虑。发明人的普通薪酬与职务发明报酬是有所区别的。原则上, 普通薪酬不得抵扣职务发明报酬, 以免单位逃避应当支付的报酬。在我国法院的判决中, 发明人的工资、津贴等不能作为对特定的职务发明产品的报酬。但是, 发明人的薪酬仍可作为认定报酬数额的因素之一。1995 年荷兰专利法第 10 条规定, 只有当发明人所获普通薪酬不足以体现其贡献度时, 才能获得额外报酬。在美国, 雇员发明被分为受雇发明和一般雇佣发明。受雇发明就是发明人基于研究创造发明产品为基础的雇
28、佣关系而发明产品, 所以受雇发明人的工资即为发明该专利产品的报酬, 此外无需再支付报酬;而一般雇佣发明的发明人工作目的不是为了研发专利产品, 所以一般雇佣发明需要在支付工资之外支付相应的报酬, 并且专利权归属于发明人。笔者认为, 除非发明人是为执行公司的特定任务, 否则发明人的薪酬不能包含报酬。但在法院认定时, 应借鉴德国、英国的认定标准, 把发明人职位与薪酬也考虑在报酬数额之中, 对于不同岗位雇员给予的报酬数额也应有所区分。5. 专利产品总收益单位的专利产品总收益是指公司内部发明产品所获得的全部利润, 是发明人的智力成果为公司赚取的营业净收入。在报酬数额认定中, 专利总收益是作为封顶性影响因
29、素加以考虑的, 避免单位因报酬支付使得盈利预期受到过大的冲击。德国报酬指南对于超高额的营业利润情形, 适当限制了发明人能够获得的报酬比例, 从而体现单位的规模效应在实施发明中所起的作用。日本规定的报酬上限是以公司全部专利的总收益为标准的, 因专利所产生个人所得的上限为每年专利收益的 25%。此外, 也有部分日本企业取消了报酬的上限, 例如武田药品工业株式会社和日立制作所10。送审稿第 21 条规定, 发明人的报酬累计不超过实施该知识产权的累计营业利润的 50%, 但是在实践中难以获取用以证明单项专利累计利润的证明材料。所以, 法院可能会参照专利法第 65条侵权赔偿的规定, 酌情确定不高于 10
30、0 万的报酬数额, 从而形成报酬数额的上限。在诉讼过程中, 双方当事人更容易对公司的专利总收益的证据进行举证和质证, 因此可考虑以此为标准设定一定比例的报酬上限。三、影响职务发明报酬数额的主观因素1. 单位过错程度当单位发生关联交易、侵犯雇员信息知晓权、无故拖欠或拒不支付报酬等过错行为时, 会直接或者间接地损害发明人的报酬权益, 报酬数额就不能只考虑实际的营业利润或者许可收入。比照专利侵权损害中有惩罚性赔偿制度, 确定报酬时可以基于单位过错给予发明人额外补偿, 从而提高实际报酬数额。(1) 企业关联交易关联交易是指公司与关联方之间的经济资源交换, 在公司法中对此有明确规定。关联交易不仅可能损害
31、股东和债权人的权益, 也会降低发明产品的实际价值, 损害发明人的利益。企业针对职务发明的关联交易可能产生三个弊端。其一, 先行转让成果权利。专利法第 16 条规定支付报酬的应是“被授予专利权的单位”, 关联的双方若在专利权被授予之前就进行了转让, 那么支付发明人报酬的主体就变为关联方, 而不是发明人所在单位。这造成了本该支付报酬的本单位被免除了义务, 给发明人获得合理报酬增加了困难11。为维护发明人权益, 在报酬给付主体方面应当由本单位和关联方共同承担责任, 在数额方面应当适当增加以体现发明人为避免损害而付出的额外成本。其二, 压低交易价格。因关联交易中单位与第三方具有关联关系, 故成交价往往
32、低于正常交易价格, 导致发明人获得的报酬低于合理数值。英国专利法第 41 条规定, 雇主因转让、转授、赠授得到或者期望得到的职务发明利益, 应按照对象为非关联关系人时可以合理预计的金额计算。我国应借鉴英国, 并对本单位的主观过错行为进行惩罚, 适当增加发明人最终获得的报酬数额。其三, 消极应对专利无效宣告请求。单位可能在关联方针对职务发明专利提起无效宣告时消极应对, 并导致其被宣告无效, 进而试图免除对发明人的报酬给付义务。在翁立克诉上海浦东伊维燃油喷射有限公司案中, 原告提起诉讼后不久, 电装公司即向专利复审委宣告涉讼专利权无效, 法院认为“被告伊维公司在收到无效宣告请求审查决定后 3 个月
33、内未能采取有效措施挽救专利权”属于“消极行为”, 并认为“无效宣告事实的发生显然事出有因”, 在判决时将提取比例适当调高至 30%。该比例远高于法定最低 10%的标准, 体现了法院对于单位过错行为的惩治目的。(2) 侵犯发明人的知情权职务发明人所享有的知情权包括两个部分, 单位应当在侵权时支付额外补偿。一是对单位职务发明报酬相关规章制度的知情权。如果由于单位过错, 导致发明人在获取信息方面支付了额外成本, 则应当在报酬数额方面做出补偿。日本特许法2004 年修改时就已经规定, 如果单位确定“合理报酬”的标准和具体数额时没有和发明者进行协商、没有将报酬标准予以公开或者听取发明者的意见, 法院可认
34、定其为程序不合理, 并通过国家强制力对其发给经济补偿的行为进行干预10。送审稿第 19 条与日本的上述规定相类似, 单位在确定给予职务发明人的奖励和报酬的方式和数额时, 应当听取职务发明人的意见。此法条中规定是“应当”而不是“可以”, 说明职务发明人有发表意见的权利, 单位有听取职务发明人意见的义务, 此规定保障了在制定报酬规章时, 发明人与单位的地位是平等的。二是对于营业利润等确定报酬数额客观影响因素的知情权。需要赋予发明人类似于公司中小股东的会计账簿、会计凭证的查阅权和复制权, 并且发明人行使知情权的成本应当由公司承担, 从而使其有足够的信息保障自身报酬权利得到有效主张。(3) 无故拖欠或拒不支付报酬专利法实施细则分别规定了三个月的奖励支付期限, 和专利权有效期内的报酬支付期限, 单位应在规定期限内给予职务发明人报酬。若单位违反此项义务, 发明人可以寻求法律救济, 要求单位支付相应报酬。在前述日本蓝色发光二极管案中, 该公司为了达成和解协议同意因拖延给付报酬而额外支付 2 亿多日元的补偿2。因此, 法院在裁定职务发明报酬时, 也应当考虑单位延迟支付给发明人带来的损害并增加额外补偿。
