1、浅谈专利申请中流程事务的应对策略 林清源 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 摘 要： 本文对专利申请的流程事务进行归纳梳理, 介绍了申请前、审查中、授权后三个阶段中常见流程事务的主要应对策略, 结合专利法、专利法实施细则、专利审查指南、国家知识产权局规定、官方网站介绍等权威材料, 给出专利电子申请、专利代理委托、专利检索、专利费用减缴、请求书填写、著录项目变更、答复期限、缴费方式、发明优先审查、复审、行政复议、行政诉讼、专利转让、专利许可等方面流程事务处理的建议。关键词： 专利申请; 流程事务; 电子申请; 委托代理; 专利费用; 减缓; 减缴; Analysis on the Cop
2、ing Strategies of Procedural Matters in Patent ApplicationsLIN Qingyuan Abstract： This paper analyses the procedural matters of the patent applications, introduces the main solutions to the frequently asked questions occurring in the different stages of the patent applications, i.e.before patent app
3、lying, in patent examining and after patent right granting.This paper sums up the official regulations provided by the State Intellectual Property Office (SIPO) , such as, the Patent Law, Implementing Regulations of the Patent Law, Guidelines for Patent Examination, the Ordinance of SIPO, offers the
4、 suggestions on the procedural matters for the following aspects:patent electronic application, appointment of patent agency, patent searching, reduction and postponement of payment, request filling, making changes in bibliographic data, time limit on response, methods of payment and settlement, pri
5、ority examination of invention patent applications, reexamination, reconsideration of administrative measures, administrative litigation, assignment of patent right and patent licensing.一、前言随着国家知识产权战略的深入实施, “大众创业, 万众创新”理念的深入发展, 越来越多的个体发明人和研发团队被激发出无穷的创造力, 提交了越来越多的发明、实用新型、外观设计专利申请。但是这些专利申请有一部分由于专利申请文件
6、 (指的是:权利要求书, 说明书, 说明书附图, 说明书摘要, 摘要附图) 撰写存在较大的缺陷, 最终无法获得专利权;另有一部分由于流程事务办理失误, 导致专利申请无法获得费用减缴, 专利权获得的时间推迟或者丧失授权机会;甚至有些专利代理机构也由于专利申请的流程事务办理不当, 导致申请人的权利受损。以上情况严重挫伤了发明人的申请积极性。具备创新思维和创造点子的个人或者研发团队, 往往没有足够的时间与精力关注官方文件中对于专利申请流程事务的详细规定。现有的学术期刊文献关注热点在于:技术交底书与专利申请文件的撰写1,2, 专利申请战略3、专利申请状况宏观介绍4、特定领域或者重要申请人的专利布局分析
7、5,6、专利费用的减缓7,8,9,10,11等, 或者仅仅涉及专利申请的部分流程, 没有对专利申请的流程事务进行全面细致的梳理。笔者结合所从事的实用新型审查工作, 归纳提炼散见于专利法, 专利法实施细则, 专利审查指南以及国家知识产权局的局令、局公告、官方网站的规定, 按照专利申请前、审查中、授权后三个阶段, 深入浅出的介绍专利申请的流程事务, 希望对专利申请人有所帮助, 不当之处请各位同仁批评指正。二、专利申请前的流程事务申请人如果对专利申请事务不熟悉, 或者时间精力有限, 想专注于技术研发, 可以委托专利代理机构, 由专利代理人进行现有技术的检索, 发明构思的挖掘, 技术方案的完善, 申请
8、文件的撰写, 费用减缴请求、流程事务的办理等活动。根据专利代理条例的规定, 专利代理人不得私自接受委托, 承办专利代理业务, 收取费用, 专利代理机构可以根据需要, 指派委托人指定的专利代理人承办代理业务;因此专利代理人需要在专利代理机构的业务范围内活动。因此笔者建议:为了保证专利申请得到准确有效的服务, 防止泄露技术机密, 一定要委托正规专利代理机构, 不要找专利代理人、尤其不要找没有专利代理人资格证书的“联系人”私下签订专利代理协议。考察专利代理机构和专利代理人时, 可以访问国家知识产权局官网的“专利代理管理”栏目, 点击“专利代理人查询”“专利代理机构查询”, 查看是否在国家知识产权局有
9、备案, 关注有意向的专利代理机构是否进入“异常名录”或者“严重违法名录”;也可以访问中华全国专利代理人协会官网的“代理机构查询系统”, 关注“无专利代理资质机构名单”, 谨防上当受骗。国家知识产权局正在对关于规范专利申请行为的若干规定进行修改的意见征求, 打击“提交多件具有内容明显相同、明显抄袭、简单替换或者拼凑、实验数据或者技术效果明显编造等情形的专利申请”的“非正常专利申请”;国家知识产权局还发布了专利质量提升工程实施方案, “严厉打击挂证、无资质代理和不正当竞争等行为, 对于违法违规的机构或个人, 加大惩处力度”, 因此宣称“包过, 包授权”的单位或者个人, 由于其可能采用非正常专利申请
10、手段, 将受到严厉打击。中国知识产权报每年进行“中国星级专利代理机构和专利代理人的评选”, 申请人最好根据自己的经济实力和方案难度, 在入选名单中选择专利代理机构和专利代理人, 重点考察专利代理机构的主要客户, 业务范围, 收费标准, 人员状况, 服务时效, 专利代理人的擅长领域、熟悉语言、工作经历、成功案例等多方因素, 作出性价比最适合的选择。目前提交专利申请, 有书面纸件形式和电子申请两种方式。笔者认为:电子申请相对于纸件申请, 至少有如下三个突出优点: (1) 申请表格的填写与申请文件的提交方便快捷, 电子申请可以在线编辑, 逐项填写, 按照专利电子申请客户端的提示上传, 系统自动附加电
11、子签名;而纸件申请, 需要清晰地打印所有文件, 手写签名或者盖上清晰的红色印章, 使用挂号信或者邮政 EMS 寄出。电子申请可以方便地进行意见陈述与五书修改, 上传成功就视为完成答复;而纸件申请的答复仍然需要签名盖章邮寄。 (2) 通知书的接收快捷可靠, 电子申请在发文日的第二天就可以在专利电子申请客户端, 下载专利局发出的通知书;而纸件申请的通知书由专利局使用挂号信寄出, 收信时间将推迟, 信件在邮路中还可能丢失。而电子申请和纸件申请的通知书答复期限相同, 通常电子申请更早收到通知书, 有更多的答复修改准备时间。 (3) 专利费用的交纳快捷可靠, 电子申请可以查询需要交费的申请号, 费用名额
12、, 交费期限, 交费金额, 在客户端的提示下, 使用网上银行交纳, 逐笔准确地交纳专利费用, 填写发票抬头;纸件申请可以使用当面交纳, 邮局汇款, 银行转账这三种方式, 都存在不方便或者可能出错的缺点7。目前几乎所有的专利代理机构都注册了专利电子申请用户, 使用 CPC 提交专利申请。笔者建议, 有意提交专利申请的个人或者单位, 如果不委托专利代理, 需要尽快注册专利电子申请用户。专利电子申请用户在网络注册之后, 需要校验有关证件的原件, 提交有关证件的复印件, 才能激活专利电子申请用户账号, 下载专利电子申请用户客户端 CPC, 安装成功才能提交专利申请。可以访问中国专利电子申请网、国家知识
13、产权局官网中的专利电子申请专栏进一步了解详情。申请人可以通过国家知识产权局受理大厅, 检索咨询中心, 专利局设在各省会城市的代办处, 各地知识产权局的专利服务部门等正规渠道, 采用上门、电话、邮件等咨询方式, 寻求专利申请方面的权威帮助, 学习了解专利申请文件撰写的基本规范和流程事务办理的注意事项。申请人有了发明构思之后, 至少应当对中国专利文献进行初步检索, 以确定此发明构思是否己经有他人提出, 对于明显不具备新颖性创造性的发明构思, 就不需要申请专利。国家知识产权局的官网提供中国专利文献的检索功能, 并且有其它国家局专利检索入口。笔者推荐使用国家知识产权局下属的中国专利信息中心开发的 CP
14、RS 专利之星检索系统, 进行关键词、分类号、申请人、发明人等多项信息的组合检索, 免费下载权利要求书、说明书、说明书摘要的 TXT 文本、专利公开或授权文献的 PDF 全文。专利申请文件撰写经验不足的申请人, 可以查阅业内知名公司、大学、研究院所、知名专利代理机构等提交的高质量专利申请来提高撰写水平。申请人满足一定条件, 可以请求专利费用减缴。根据 2016 年 9 月 1 日起施行的专利收费减缴办法 (财税201678 号) 和关于调整专利费减相关业务办理方式的公告 (国家知识产权局局公告 229 号, 以下简称新办法) , 而旧的专利费用减缓办法 (国家知识产权局局令 35 号, 以下简
15、称旧办法) 同日废止。根据新办法, 如果满足专利费用减缓条件, 想要获得专利费用减缓, 申请人需要在专利申请提交之前“在专利费减备案系统中办理备案, 经审批合格的, 在一个自然年内申请专利或缴纳专利费用, 可依照专利收费减缴办法的规定请求减缴相关费用, 无需逐件提交证明材料”, 可以享受包括申请费在内的多项专利费用的减缴, 如果在提交专利申请之后才请求费用减缴, 则申请费不能减缴。证明方式是新办法和老办法之间最大的变化:新办法规定个人申请专利费用减缴需要提交单位出具的年度收入证明, 无固定工作的, 提交户籍所在地或者经常居住地县级民政部门或者乡镇人民政府 (街道办事处) 出具的经济困难情况证明
16、;企业申请专利费用减缴需要提交上年度企业所得税年度纳税申报表复印件。而老办法对申请专利费用减缓的证明相对宽松, 个人只要如实填写年收入状况, 不要求出具证明, 而企业申请专利费用减缓也仅要求“如实填写经济困难情况”, 并附具“市级以上人民政府管理专利工作的部门出具的证明”11。因此有专利申请打算的个人或者单位需要及早准备证明材料。三、专利审查中的流程事务纸件提交专利申请, 需要使用国家知识产权局规定格式的表格, 专利电子申请可以在 CPC 中填写相关信息, 自动生成表格。专利申请流程事务中最重要表格是请求书, 主要注意事项如下:请求书中要正确填写申请人、发明人的姓名, 需要与签名或者盖章一致;
17、填写的居民身份证件号码或者组织机构代码要正确, 尤其要核对位数, 身份证号是 18位, 组织机构代码可以填写“组织机构代码证”的 9 位数字或者“三证合一”之后“统一社会信用代码”的 18 位字母数字组合, 不要写“营业执照”的 15位数字。邮政编码与详细地址要填写正确, 地址应当包括省市区 (县) 乡 (村、街道门牌号) 等信息, 专利局针对纸件申请发出的通知书以及针对所有授权专利发出的专利证书都需要挂号信投递, 要保证填写的地址能够及时准确地收信。如果本申请是另一件在前申请的分案, 需要正确填写分案申请信息, 如果没有填写或者填写有误, 在后申请将视为普通申请, 与在前申请没有关联, 在后
18、申请也无法补充要求分案。这样, 在前申请将成为在后申请授权的障碍, 在后申请的授权前景将受到影响。如果本申请要求另一件在前申请的优先权, 需要正确填写在前申请的申请号与申请日, 交纳优先权要求费, 如果没有填写、填写有误或没有交费, 本申请将收到“视为未要求优先权通知书”。这样, 在前申请将成为在后申请授权的障碍, 在后申请的授权前景将受到影响。不丧失新颖性宽限期声明有三种情况:己在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出, 己在规定的学术会议或技术会议上首次发表, 他人未经申请人同意而泄露其内容。需要根据实际情况正确填写, 并提交相应的证明文件。此声明将在发明专利申请的实质审查过程中, 判断
19、审查员检索到的部分现有技术能否影响本申请的新颖性。如果确实有这三种情况出现, 需要在请求书中填写并且提交证明材料。专利法第 34 条规定:发明专利申请满 18 个月公开, 请求早日公布。发明提前公开可以使得发明专利申请尽快进入实质审查程序, 有望早日获得专利权。根据专利法第 9 条和专利法实施细则第 41 条的规定, 如果同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利, 需要在实用新型专利和发明专利的请求书中都进行同日申请的声明。遗漏任意一个声明的后果:不能通过放弃实用新型专利权来获得发明专利权, 只能对发明申请的权利要求进行修改, 使其与实用新型专利权的保护范围不同, 以避免
20、重复授权;而这种修改有时是无法实现的, 将导致发明专利申请无法授权;即使可以修改, 也将严重缩小发明专利的保护范围, 损害发明专利权的价值。纸件申请的请求书中, 申请文件清单与附加文件清单的份数和页数要准确填写。全体申请人或专利代理机构签字或者盖章要清晰, 并且与表格中填写的信息一致。而电子申请的份数和页数由系统自动填写, 请求书中自动附带电子签章。纸件申请的申请文件 (权利要求书, 说明书, 说明书附图, 说明书摘要, 摘要附图) 和流程文件 (主要是请求书, 发明专利申请还需要交实质审查请求书) 提交之后, 一般在半个月左右收到“受理通知书”以及“缴纳申请费通知书”或者“费用减缓审批通知书
21、”, 申请人要核对“受理通知书”记载的申请日与文件数量是否正确, 及时交纳申请费用。发明专利的申请人还要关注“发明专利申请初步审查合格通知书”、“公布通知书”和“进入实质审查阶段通知书”, 大约在这些通知书发出一年半到两年之后, 将会收到发明实审员发出的“第一次审查意见通知书”。如果超出合理时间仍然未收到有关通知书, 可以登陆国家知识产权局网站, 利用申请号查询进度, 如果专利局已经发出通知书但是没有收到, 可以携带相关证件, 到专利局受理大厅及各地代办处请求办理文档复制业务。专利申请中的流程文件如果缺失或者错误, 申请人需要根据审查员发送的补正通知书进行修改, 合格之后, 才能进入后续程序,
22、 延长审批程序。为了加快授权, 申请人需要在提交专利申请之前仔细核对, 尽量杜绝明显的缺失或者错误。如果地址有变更, 需要及时提交“著录项目变更申报书”请求变更地址, 防止通知书或者专利证书邮寄丢失, 地址变更不需要交纳变更费用;如果请求变更申请人、发明人、代理人信息, 需要交纳变更费用。为了争取尽快获得专利权, 建议申请人在提交专利申请时, 需要仔细核对专利申请文件和流程文件, 尽量避免缺失或者错误, 防止因为补正耽误审查进度。提交发明专利申请同时提交“实质审查请求书”, 一并交纳申请费、公布费、实审请求费等费用, 请求发明专利申请早日公布。了解发明专利申请优先审查管理办法 (国家知识产权局
23、局令第 65 号) 的相关规定, 判断技术主题是否符合要求, 是否向省级知识产权局申请发明专利申请优先审查指标。授权后的年费、登记费、印花税 (以下简称年登印费) 也可以在提交专利申请时预先交纳, 这样专利局发出有关费用的通知书同时, 也会在审查系统里面使用相关费用, 加快审批流程。即使专利申请没有授权, 也可以请求退回未使用的费用。申请人收到专利局发送的各种通知书之后, 要及时地仔细阅读全部内容。告知型的通知书 (比如受理通知书, 手续合格通知书, 分案不成立通知书) , 要及时确认有关事项是否正确。需答复的通知书 (比如补正通知书, 审查意见通知书, 视为未要求优先权通知书) , 需要在答
24、复期限内提交意见陈述和/或修改后的申请文件以及其它文件。需交费的通知书, 要在期限内及时交费。答复期限的计算比较复杂, 简单梳理如下:根据专利法实施细则第 4 条的规定, 国务院专利行政部门邮寄的各种文件, 自文件发出之日起满 15 日, 推定为当事人收到文件之日。第一次审查意见通知书的答复期限是推定收到日起 4 个月, 补正通知书、第二次审查意见通知书等的答复期限是推定收到日起 2 个月, 期限届满日如果是节假日, 就顺延到下一个工作日。笔者发现, 有些申请人答复期限计算错误导致答复超期, 将导致此答复不予考虑, 专利申请视为撤回。建议申请人收到通知书之后尽快答复, 最好不计算推定收到日,
25、直接以发文日加上 2 个月或者 4 个月作为自己的最后答复日期, 能够确保答复不超期。如果要让专利审查员考虑超期的答复, 需要提交恢复请求书和恢复费 1000 元。如果申请人在答复时已经意识到已经超期, 可以同时提交恢复请求书和答复文件, 交纳恢复费。如果申请人预计在期限内无法及时答复, 可以在期限内提交延长期限请求书, 交纳延长费。笔者建议, 对于初审阶段的发明或者实用新型专利申请, 如果发现超过答复期限, 或者收到视为撤回通知书, 为了免交恢复费, 可以重新提交专利申请, 要求本国优先权, 交纳专利申请费用和优先权要求费每项 80 元。还应当注意:只有发明与实用新型两种类型的专利申请才能要
26、求本国优先权, 在后申请与在前申请的申请日之间不能超过一年, 因此外观设计专利申请或者处于实审阶段的发明专利申请如果视为撤回, 是不能利用本国优先权重新申请的。专利申请如果收到“驳回决定”, 需要及时提出复审请求, 向专利复审委员会提交复审请求书和复审费。如果收到“复审决定”, 仍然维持驳回结论的, 需要及时向北京市知识产权法院提出专利行政诉讼。这些手续并非专利申请的必经程序, 限于篇幅, 本文不详述。申请人对于“补正通知书”“审查意见通知书”的意见如果认同, 需要根据通知书的要求修改专利申请文件, 如果不完全认同, 需要提交“补正书”或者“意见陈述书”表明自己的看法。对“补正通知书”“审查意
27、见通知书”“驳回决定”“复审决定”之外类型通知书的结论不认同的, 可以电话联系审查员, 也可以根据“国家知识产权局行政复议规程” (局令第 66 号) 的规定, 提出行政复议, 不需要交纳任何费用。四、专利授权后的流程事务实用新型和外观设计专利申请, 如果没有缺陷, 将在交纳申请费用之后三至四个月收到“授权通知书”和“办理登记手续通知书”, 并在交纳年登印费之后三至四个月收到专利证书。发明专利申请需要经过实质审查才能授权。纸件申请如果没有在合理期限内收到相关的通知书需要及时查询。专利授权之后, 委托专利代理的申请人, 可以解除专利代理。专利电子申请如果要解除代理, 需要申请人自己注册成为专利电
28、子申请用户才能被批准。申请人需要在 CPC 客户端向专利局提交“解除专利代理声明”和“著录项目变更申报书”, 交纳变更费, 在收到专利局发出的“手续合格通知书”之后, 自行计算年费交纳期限, 交纳后续年费。专利授权之后, 如果专利权发生转让, 需要转让人与受让人双方签订转让合同, 由任意一方向专利局提交“著录项目变更申报书”, 交纳变更费, 专利局在专利公报上公告之后才具备法律效力。如果专利权人许可他人使用此专利, 需要专利权人与被许可人双方签订许可合同, 根据国家知识产权局专利实施许可合同备案管理办法 (局令第 18 号) 的规定, 进行许可合同备案。五、结论专利申请是个复杂的系统工程, 每
29、个步骤有期限规定, 文件要求, 必要时要交纳费用。专利申请的流程事务的处理是否准确及时, 关系到专利申请能否尽快获得专利权, 甚至关系到专利申请能否授权, 需要广大申请人, 尤其是申请经验较少的申请人加以重视。笔者建议申请人:在经济条件允许的情况下, 委托正规的性价比合适的专利代理, 让专业人士处理专利申请的流程事务, 专注于创新, 让专利代理人帮助研发人员拓展思路, 挖掘发明点, 升华专利申请文件, 提高授权前景。如果自行提交专利申请, 最好注册专利电子申请用户。参考文献1刘彬, 杨晓雷.技术交底书在专利申请文件撰写中的功用J.中国发明与专利, 2012 (4) :104-106. 2崔丽艳
30、, 甘文珍.如何撰写涉及 GUI 的发明专利申请J.中国发明与专利, 2016 (8) :104-107. 3艾变开, 曲燕.浅谈企业专利申请战略J.中国发明与专利, 2010 (3) :86-88. 4和红莉.浅析中国专利申请现状及提高实用新型专利质量的应对措施J.中国发明与专利, 2015 (5) :111-117. 5北京市知识产权局专利管理处.低碳技术专利:我国发展迅速但仍需努力全球低碳技术专利发展态势分析J.中国发明与专利, 2010 (8) :15-18. 6杨德山, 刘东吉, 傅晶.九阳公司之豆浆机专利策略分析及对国内中小企业的启示J.中国发明与专利, 2016 (1) :53-
31、57. 7郑岩岩.浅析缴纳专利费用的方式及其优缺点J.中国发明与专利, 2013 (5) :79-80. 8马丽丹.浅谈专利费用的减缓减免J.中国发明与专利, 2015 (9) :81-82. 9马丽丹.专利费用缴纳介绍J.中国发明与专利, 2014 (4) :46-50. 10滕洪强.关于专利费用收据的几个常见问题解答J.中国发明与专利, 2014 (4) :42. 11殷玉恩.专利费用减缴办法对企业专利工作的影响与对策J.山东工业技术, 2016 (20) :218、237. 注释()1 国家知识产权局官网的“专利代理管理”栏目网址:http:/ ()2 “无专利代理资质机构名单”下载网址
32、:http:/ ()3 国家知识产权局关于就关于规范专利申请行为的若干规定修改草案 (征求意见稿) 公开征求意见的通知:http:/ ()4 国家知识产权局办公室关于印发专利质量提升工程实施方案的通知:国知办发管字201647 号。 ()5 2015 年度“中国星级专利代理机构和专利代理人的评选”结果:http:/ ()6 中国专利电子申请网的网址:http:/ ()7 国家知识产权局官网专利电子申请专栏的网址:http:/ ()8 国家知识产权局专利局代办处地址与电话:http:/ ()9 国家知识产权局的官网的中国专利文献检索界面:http:/ ()10 专利之星检索系统的网址:http:/ Login.aspx。 ()11 专利申请表格下载网址:http:/ ()12 中国及多国专利审查信息查询入口:http:/
