1、效率与诚信之间:专利当然许可申请的规则重构 谢嘉图 西南政法大学民商法学院 重庆知识产权保护协同创新中心 摘 要： 专利法在第四次修订的草案中引入了当然许可制度, 允许专利权人不受限制地提出当然许可声明。该规则理想地假设所有申请当然许可的专利权不存在权利负担, 忽视了对已经给他人独占许可或排他许可的专利权在事后又申请当然许可的违法行为的规制。在比较法上, 英、法、德各国均严格限制了专利权人申请当然许可的条件。从经济分析的角度出发, 为专利权人申请当然许可作出合理限制也更突出效率。从立法论出发, 赋予在先的被许可人对当然许可提出异议的权利更能够合理地解决该问题。从司法论出发, 认定在后成立的专利
2、许可无效, 不仅符合立法原意, 也契合专利法此次修改中所强调的诚实信用原则。关键词： 专利当然许可申请; 独占许可; 效率违约理论; 当然许可异议; 作者简介：谢嘉图, 西南政法大学民商法学院博士研究生, 重庆知识产权保护协同创新中心研究人员。Between Efficiency and Estoppel: Regulation Reconsitution on Application of License of Patent RightAbstract： The constitution of license of right is introduced into the .It allow
3、 patentee apply license of right without any limitations.The constitution ideally assume that the patent which apply for license of right have no burdens.It neglect that the patent may be license exclusively before the application.The constitution of license of right in Patent Act of British and Fra
4、nce as well as German set limitations strictly.In the method of economic analysis, these limitations make the constitution more efficient.In the legislative aspect, it is better to empower prior patentor the right to raise the objection.In the judicial aspect, the license which is established after
5、the exclusively license should be regarded as invalid contract.This view meet the requirement of the intend of legislation and the Estoppel Principle in drafting texts.Keyword： Patent License of Right; Exclusively License; Theory of Efficient Breach; Objection of License of Right; 一、问题的提出在全面提高专利转化实施
6、率的大背景下, 专利当然许可制度被作为一项全新的制度写入专利法修订草案 (送审稿) (以下简称“送审稿”) 。该制度旨在通过降低专利许可中的成本及提高专利许可过程中的效率来带动专利技术的转化, 围绕着“效率”为中心构建该制度的思维贯穿始终。然而, 对于“效率”的讨论决不能止步于“智思世界”之中, 回归于对现实生活的判断更为重要, 一种超越古典经济学的思维来到新制度经济学的思路更值得尊崇。专利权当然许可所面临的第一个问题是许可声明的作出, 送审稿第 82 条对此作出了规定。就条文而言, 专利权人并不需要满足任何的前提条件, 便可以提出其声明从而实行当然许可。似乎理所当然地默认申请当然许可声明的专
7、利权不存在任何前置的权利负担, 易言之, 允许事先已经向他人作出独占许可或排他许可的权利人, 在之后申请当然许可声明。尽管送审稿第 83 条规定“当然许可期间专利权人不得就该专利给予独占或者排他许可”, 但该条文实际上规制的是当然许可声明作出后的行为, 禁止性规定并不前溯到当然许可声明作出之前。因此, 有必要重新探讨申请当然许可声明的前置条件。一方面, 明确是否通过事前规制来避免前后矛盾的行为的发生;另一方面, 从法律效力的角度出发, 讨论此类行为的效力认定。二、比较研究:以英、法、德三国立法为中心当然许可是专利权人愿意许可给任何人的声明, 该声明显然可能影响到在先已与专利权人达成许可的其他当
8、事人。因此, 是否允许已经事先许可给他人的专利权再申请当然许可, 各国法律规定不一。据英国1977 专利法案 (Patent Act 1977) 第 46 条第 (2) 款规定, 专利权人可以随时提出登记当然许可的申请, 但专利局长在接到该申请后必须通知所有与该专利有合同上利害关系的当事人, 如果专利局长能够确定专利权人作出许可的权利没有被在先的合同排除 (原文为:“if satisfied that the proprietor of the patent is not precluded by contract from granting licences under the patent
9、”) , 专利局长才能够最终登记该当然许可。显然, 英国法上排除了有合同上限制的专利权申请当然许可登记的可能, 这种合同上的限制, 无疑是指向独占许可和排他许可的。易言之, 只有未许可他人使用或者以普通许可方式许可他人使用的专利, 原则上才符合申请当然许可的前提。法国知识产权法典则更加直接地表达了该观点, 该法典第 L613-10 条规定, 专利权适用当然许可证制度的前提是“在国家专利登记簿没有独占许可的登记”。同样, 德国专利法第 23 条第 (2) 款也作出了相同的规定, 即:“专利登记簿上记载已对专利权授予独占许可的, 或者已向专利局申请登记独占许可的, 不得接收上述 (当然许可) 声明
10、。”但是, 依法国知识产权法典第 L613-8条规定:“专利申请权或者专利权可以全部或者部分实施许可, 实施许可合同可以是独占或者非独占性的。”又依德国专利法第 15 条第 (2) 款规定:“ (2) 本条第 (1) 款所指的权利在本法使用的全部或者部分地域内, 可以全部或者部分许可, 也可以独占或者非独占许可。”法、德二国将许可形式只分为“独占许可”和“非独占许可”两种, 而“排他许可”属非独占许可。因而, 在此规定中, 关于申请当然许可的条件, 只见对“独占许可”的排除, 而未见“排他许可”的规定。依照“排他许可”的定义, 权利人除许可排他许可关系中特定当事人使用该权利, 以及自己使用之外
11、, 不得再许可他人使用该项权利。显然, 从逻辑上而言, 已经以排他许可方式授权的专利权也本不应当进入申请当然许可之列, 因而法律规定中的此种疏漏令人不解。深耕于法条之中, 或许能够为法、德二国的令人不解的规定找到一点理由。作为注重逻辑、体系严密的大陆法系的代表, 无论是法国知识产权法典第L613-9 条, 还是德国专利法第 30 条第 (4) 款, 均要求当事人在授予实施许可后将该事实登记于专利登记簿上, 德国法更是直接明了地要求必须将独占许可这一信息登记于专利登记簿上。或许正是考虑到将实施许可一一登记于专利登记簿上所需的成本, 强制登记的事项仅限于独占许可。作为其延伸, 在权利人申请当然许可
12、时, 行政当局考察专利登记簿上所登记内容之外的事实也成本颇高, 因此“排他许可”在法国法、德国法中未能成为限制申请当然许可的理由。除了对于成本的考虑之外, 法国法、德国法中明确地将实施许可划分为“独占许可”和“非独占许可”两种, 将“非独占许可”再细分为“排他许可”和“普通许可”似乎只是学理上的划分, 至少通观法、德两国法律并未出现“排他许可”的字眼, 因此, 如果在限制申请当然许可的条文中贸然出现“排他许可”的概念, 无疑将会破坏法典内容的体系性。这或许是“排他许可”未能成为限制申请当然许可理由的另一原因。三、经济分析:驳“效率违约理论”(一) 效率违约理论的引入尽管各国当然许可中都对申请条
13、件作出了限定, 但并不意味着这种规则设定便是必要且合理的。实际上, 如果不对当然许可的申请作出限定, 当权利人确实违背某项合同约定而申请当然许可声明时, 合同相对人仍得通过合同法获得权利救济。所以该问题事实上要求论者作出价值判断, 是允许权利人为申请当然许可而违约, 事后以合同法救济合同相对人, 还是事先在当然许可上设置阻却权利人违约的限制, 捍卫作为民法帝王条款的诚实信用原则。前者实际上是契约经济分析中著名的“效率违约”理论, 而后者则是对传统契约法理念, 乃至民法理念的固守。而今, 则需要将该问题至于“当然许可”的语境之下予以讨论。效率违约理论源于契约经济分析, 对该理论的经典论述则当属波
14、斯纳在其名著法律的经济分析中所做的阐述。波斯纳指出:“在有些情况下, 一方当事人可能会仅仅由于他违约的收益将超出他方履约的预期收益而去冒违约的风险。如果他的违约收益也将超过他方履约的预期收益, 并且对预期收益损失的损害赔偿是有限的, 那就有违约的激励了。但存在这种激励是应该的。”同样, 霍姆斯大法官也对该观点予以肯认:“在普通法上, 合同一方当事人在合同履行期限到来之前, 是不受任何干涉的, 因此他有选择违约的自由。”但是作为一种理论, 效率违约在多数国家的立法中并没有被采纳, 甚至有学者指出, 即使美国多位著名法官十分认同该理论及其背后追求效率的精神, 然而该理论也并没有通过法官造法被写入判
15、决。至少在大陆法系国家中, 罗马法以降形成的“诚实信用原则”根深蒂固, 无论是法学家、商人还是普通公民, 违约作为不道德的认识是一以贯之的。即使从古典经济学的角度出发, 效率违约或许真的能够达致“效率”, 但这种效率却并不为人所欣赏。反之, 必须指出, 如果跳出古典经济学所设定的完全合同、完全理性人以及一次性博弈等前提, 所谓的效率违约便不一定是效率的。当跳出这些前提假设时, 事实上可以发现, 每一项契约的达成需要诸如谈判、协商等交易成本, 在重复博弈的过程中, 信誉也必然是达成契约的无形成本。正如诺斯对张五常卖桔者言所举案例作出延伸时所写道的一般:“卖桔者会在口袋底部塞入直到我回家才发现的腐
16、烂的桔子吗?假如他从没打算再碰到我, 他或许会这样做但他知道假如他在我的口袋底部塞入那些腐烂的桔子, 那我将再也不会去他那里了, 作为一个老顾客, 我是有价值的。机会主义会因此受到反复出现的交易的约束。”因此, 即便从效率违约理论所立足的经济学原理出发, 该理论似乎也难以为人所接受。(二) 当然许可制度的效率违约理论分析在当然许可上套用效率违约理论, 更有其不可取的地方。首先, 效率违约理论受到现实世界中特定事物的约束, 这些现实世界中的事物主要表现为“交易成本”。就“科斯定理”而言, “交易成本”在现实世界中并不可能被完全消灭, 那么“交易成本”的存在便破坏了效率违约理论中“违约成本 (C)
17、 预期收益 (P) ”的假设, 在不同的交易中不同程度地提高了“违约成本 (C) ”。尽管当然许可制度虽然在一定程度上降低了许可中的“交易成本”, 但并不能将其降低为零, 事实上不可能达到完全合同的理想要求。在对知识产权的实际研究中, Daniel R.Caboy 在论及知识产权限制合同中的效率违约理论时也提到:“在现实世界中并不存在绝对完美的合同。特定的市场条件会损害完整性及效率。完整性及效率损失的效果在准允违约条件下常常可以被弱化。由于信息和交易的高成本, 不是任何合同困境都可以通过效率违约来解决的”。另一方面, 在当然许可语境下的效率违约理论与传统契约理论中的假设有所不同, “预期收益
18、(P) ”并不是来源于具体的当事人所给出的承诺, 其实现的机率具有不确定性, 其“预期收益 (P) =许可机率* (专利许可费*许可数量) ”。由于这三个变量都具有较大的不确定性, 因此无法确保“违约成本 (C) 预期收益 (P) ”。所以无论是从“违约成本 (C) ”还是从“预期收益 (P) ”出发, 所谓的“收益高于成本”所达致的“效率”都无法实现。其次, 此次专利法送审稿中, 明确将“诚实信用原则”纳入专利法体系, 这意味着法律将通过“诚实信用原则”来限制专利权的私权属性。尽管作为私权的专利权在诸多方面都可以由其权利人自由处分, 但其行为不得违背诚实信用, 否则行为的效力将被法律所否定。
19、作为一项贯穿专利法始终的基本原则, 诚实信用原则的适用不仅仅应当被适用于规制专利代理等滥用专利权损害公共利益、妨碍技术进步的行为, 更应被平等地适用于专利法的所有规则之中。因而, 从保持专利法体系上的一致性出发, 效率违约理论便无立足之地。再次, 效率违约理论实际上脱胎于引诱违约侵权, 涉及第三方引诱合同一方当事人做出违约行为的情况。在理论上, 引诱违约侵权中作为合同之外的第三人是需要为其行为承担侵权责任的。尽管在专利当然许可的语境下, 作为法定的当然许可制度不存在主动引诱合同当事人违约的行为, 但是立法确实对专利权人实施专利权作出了制度激励, 而且这种引诱自然或多或少地来自立法, 如果为了实
20、施当然许可而放任权利人对在先合同采取违约行为, 专利法在无法保证实现效率的前提下, 甚至要背负不道德的骂名。最后应当指出, 当然许可并不必然能够使专利权得到高效的实施许可, 专利权人违约后能否达致效率更是无法预测的, 因而在当然许可之下所谓的对在先合同的违约可能根本就不构成效率违约。因此, 专利法与其对违约的效率与否做出界定, 不如直接了断地否定发生概率并不大的效率违约制度在当然许可中的适用。四、专利当然许可申请的规则重构与再思考(一) 立法论:明确专利当然许可的申请条件送审稿第 82 条在规定当然许可的申请时, 并没有对其准入作出限制。相反, 送审稿第 83 条却规定, 当然许可期间不允许权
21、利人将该专利给予独占许可或者排他许可, 试图作出事后的规制。然而, 无论是依诚实信用原则所做的逻辑推演, 还是对外国法律的比较研究, 都表明并非所有的专利权都得以申请当然许可, 在当然许可中对其申请条件作出限定理所应当。而问题则在于, 限制申请当然许可该应为事前规制还是事后规制, 限制条件应当如何规定, 违反该规定应当如何处理, 下文将对此作出具体的检讨。在我国专利法体系中, 专利权的实施许可一般三分为“独占许可”、“排他许可”和“普通许可”, 较少提及“独占许可”和“非独占许可”的二分分类方式。其中, “独占许可”和“排他许可”都限定了专利权人再许可其他人实施专利的权利, 显然应当成为限制申
22、请当然许可的情形。因此, 如果参照德国法、法国法规定, 仅将“已经授予他人独占许可的专利”作为限制申请当然许可的情形, 至少在中国知识产权法的语境下是有所缺失的。因此, 限制申请当然许可的规定, 或明确包括已授予他人独占许可和排他许可的专利, 或采用英国法上“许可权利被其他合同所排除”的表述, 方能较为准确地作出界定。在明确限制条件的前提下, 将此种条件作为事前规制还是事后规制则另需讨论。无论英国法、法国法或是德国法, 均将该限制条件作为申请当然许可的限制条件, 即事前规制。若就逻辑上而言, 送审稿第 83 条所作出的事后规制, 即不允许权利人在声明当然许可后将该专利权给予独占许可或者排他许可
23、, 似乎暗示着允许专利权人作出效率违约。易言之, 只要专利权人愿意, 其可以违反在先存在的独占许可或者排他许可之约定, 申请当然许可, 至于依照合同法如何处理违约之事, 专利法在所不问。笔者在上文已经明确提出反对效率违约理论适用于当然许可中的理由, 此种理论在专利法上可能达不到所谓的“效率”, 更违背我国合同法上所确立的规则, 专利法不应作出与合同法持相反态度的规定, 而应当严格遵循“诚实信用原则”的理念, 维持在先形成的合同。总之, 对于当然许可的限制条件, 应是事前限制更为合理。此外, 申请当然许可的限制条款在具体实施中还应当考虑, 是由行政机关进行主动审查, 抑或是赋予利害关系人异议的权
24、利来执行该限制条款。作为两种立法例, 德国法、法国法均规定由行政机关对该条件予以主动审查, 而英国法则赋予了利害关系人异议的权利, 行政机关仅在收到异议申请后进行被动审查。应当注意到, 德国法、法国法作出如此规定, 所仰赖的基础在于德、法两国的专利登记簿制度。法国知识产权法典第 L613-9 条和德国专利法第 30条第 (4) 款, 都要求当事人必须将“独占许可”登记于专利登记簿上, 在审查当事人提出的当然许可申请时, 行政当局可以便捷地查询到是否符合申请条件。但是, 就我国目前专利法的具体规定来看, 并未要求需要对专利实施许可合同予以备案登记。尽管在国家知识产权局颁布实施的专利法实施细则和专
25、利实施许可合同备案管理办法中, 具体规定了专利实施许可合同的备案制度, 要求当事人“应当”在合同生效之日起 3 个月内需要向国家知识产权局备案, 但两份文件均未规定当事人未备案会导致何种法律后果。尹新天教授也明确:“专利实施许可合同自合同成立之日起生效, 无须经国家知识产权局登记和公告。”因而在没有明确备案登记效力的所谓具体规定中, 专利实施许可合同的备案制度实际上形同虚设, 只能依靠当事人自觉履行。因此, 在专利登记簿制度无法提供相关信息的情况下, 主动审查意味着行政机关必须花费极高的成本才能获得相关的信息。相反, 赋予利害关系人对权利人申请当然许可提出异议的权利, 既降低了行政机关对该规则
26、的实施成本, 同时也能够良好地实现申请当然许可的限定规则, 实际上更是“不告不理”这一司法原则在准司法活动中的延伸。总之, 我国专利法上对当然许可的申请应当作出限制, 将已授权他人独占许可和排他许可的专利权排除在外, 并且在制度实施上, 还应当配套对应的救济程序, 通过赋予利害关系人提出异议的权利, 来实现制度构建。(二) 司法论:在后成立的许可合同无效除了从立法上思考规则的完善之外, 实际上还有必要再讨论对违法行为效力的认定。就当前送审稿的条文规定而言, 如果事实上已许可他人独占许可或排他许可的专利又申请当然许可声明, 并且通过当然许可又形成了新的许可关系, 应当如何认定在后形成的当然许可的
27、效力便是一个绕不开的问题。专利许可关系必须建立在许可合同的基础上。从合同法的角度出发, 合同背后实际隐含的是一项法律行为, 法律行为的成立与生效应当取决于对当事人、意思自治和法律行为内容的考察。法律行为的权利义务内容不得违反法律、行政法规的强制性规定或公序良俗, 否则该法律行为归于无效。送审稿第 83 条第三款禁止专利权人在当然许可期间授予独占许可或排他许可, 如果将此条款理解为效力性强制性规定, 将使得条文所设计的在后的独占许可和排他许可归于无效。其背后的理念无疑是将当然许可视为一种不得由权利人任意打破的普通许可, 并强调当然许可与独占许可、排他许可的相互排斥的性质。因循此种理念对此条文作扩
28、大解释, 将此种相互排斥的性质扩大到事先的独占许可和排他许可之上, 也可以得出在后成立的当然许可合同无效的结论。此外, 正如上文引用效率违约理论所作的分析一般, 尊重在先达成的许可内容, 强调“诚实信用原则”在具体规则中的指导作用, 实际上才更能凸显专利许可在现实世界中效率优势。至于当然许可的被许可人因合同无效而遭受的损失, 则可以要求权利人承担违约责任或者缔约过失责任, 从而弥补当然许可被许可人的损失。注释()1.谢嘉图:缺陷与重构:专利当然许可的经济分析, 载西安电子科技大学学报, 2016 年第 4 期, 第 97-103 页。 ()2.英罗素:西方哲学史 (上卷) , 北京:商务印书馆
29、, 2009 年版, 第166 页。 ()3.国家知识产权局条法司:外国专利法选译, 北京:知识产权出版社, 2015 年版, 第 1031 页。 ()4.同注 3, 第 874 页。 ()5.同注 3, 第 1031 页。 ()6.同注 3, 第 871 页。 ()7.张玉敏主编:知识产权法学, 北京:法律出版社, 2011 年版, 第 31 页。()8.同注 7, 张玉敏书, 第 31 页。 ()9.美理查德A波斯纳:法律的经济分析 (上册) :蒋兆康译, 北京:中国大百科全书出版社, 1997 年版, 第 329-330 页。 ()10.同注 9, 理查德A波斯纳书。 ()11.孙良国、
30、单平基:效率违约理论批判, 载当代法学, 2010 年第 6期, 第 72-78 页。 ()12.同注 11, 孙良国、单平基文。 ()13.美道格拉斯C诺斯:经济史中的结构与变迁, 刘守英等译, 上海:三联书店, 1994 年版, 第 37 页。 ()14.RH科斯:社会成本问题, 刘守英等译:财产权利与制度变迁, 上海:上海人民出版社, 1994 年版, 第 3-58 页。 ()15.同注 1, 谢嘉图文。 ()16.See Daniel R.Caboy:Oasis or Mirage?:Efficient Breach as a Relief to the Burden of Contr
31、actual Recapture of Patent and Copyright Limitations, Harvard Journal of Law&Technology Volume 17, Number 1 Fall (2003) .转引自唐清利:效率违约原论, 西南财经大学 2003 年硕士学位论文, 第 58 页。 ()17.张健:论第三人引诱违约之侵权责任, 中国政法大学 2012 年硕士学位论文, 第 28-33 页。 ()18.尹新天:专利法详解, 北京:知识产权出版社, 2012 年版, 第 124-125页。 ()19.同注 18, 尹新天书, 第 121 页。 ()20.王泽鉴:民法总则, 北京:北京大学出版社, 2009 年版, 第 199-219页。 ()21.同注 20。
