1、同日申请的发明要求优先权后授权处理方式研究 胡琳萍 胡建平 唐万荣 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 摘 要： 同日申请是现阶段我国专利法为了鼓励发明创造所独有的申请方式。实务操作中, 专利申请人对于同日申请中的发明要求优先权并进行在后申请的比例越来越大, 授权时该在后发明与在先实用新型之间会产生重复授权问题, 按现行规定, 申请人无法放弃在先实用新型, 而只能修改在后发明的保护范围换取在后发明授权, 这显然损害申请人利益。文章从效率和公平的角度对该授权处理方式进行了研究。关键词： 同日申请; 优先权; 申请日; 放弃; 作者简介：胡琳萍 (1980) , 女, 湖北襄阳人, 专利代理人, 硕士;
2、研究方向:专利法及相关知识产权。Research on granting ways of applications with priority claimed based on the same day identical invention-creationHu Linping Hu Jianping Tang Wanrong Hubei Wuhan Yongjia Patent Agency Co., Ltd.; Abstract： Applications for utility model and invention on the same day rule is the specia
3、l patent practical way for encouraging invention and creation at present due to the patent law of our country. Applicants seek for making inventions with priority claimed based on the same day identical invention-creation, which is more and more popular. However, during the examination of the mentio
4、ned invention above, the applicant cannot give up earlier utility model, and can only modify the protection scope of the latter invention in return for the post-invention authorization, which apparently invades the applicants right. This paper researches on this problem from the aspects of efficienc
5、y and equity.Keyword： applications on the same day; priority; application day; abandon; 0 引言本案为笔者在专利实务操作中所经历的某中国发明专利申请 (简称“本案”) , 其优先权涉及一项中国在先发明申请 (简称“在先发明”) 并符合时限要求, 该在先发明申请还有一件同一申请人同日申请的实用新型 (简称“在先实用新型”) 已经授权。审查员在审查意见通知书中指出本案已经基本满足授权的条件, 但是因为实用新型已经授权, 且本案的保护范围与实用新型的保护范围相同, 属于同样的发明创造, 按照专利法第九条第一款的规
6、定, 同样的发明创造只能授予一项专利权, 但是由于在先实用新型与本案不属于同一申请人同日对同样的发明创造提出的既申请实用新型专利又申请发明专利的情况, 因而在先实用新型不能放弃, 申请人只能修改本案的权利要求, 使本案满足授权条件。由于本案和在先实用新型的保护范围相同, 申请人只能选择缩小发明保护范围的方式来获取本案的授权, 而不能按照常规的同日申请处理方式采取放弃在先实用新型的获取发明授权, 这一做法损害了本案申请人的权利。1 现行的法律依据按照中华人民共和国专利法实施细则第十一条的规定, 除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外, 专利法所称申请日, 有优先权的, 指优先权日1。本细则所
7、称申请日, 除另有规定的外, 是指专利法第二十八条规定的申请日。由实施细则第十一条中关于申请日的定义来看, 如果审查员按照专利法第九条第一款作为上述审查意见的做出依据, 则本案是享有在先发明的优先权日的, 因而本案的申请日可以认定为优先权日, 与在先实用新型的申请日相同。在此基础上, 本案与在先实用新型属于同一申请人对同样的发明创造提出的既申请实用新型专利又申请发明专利的情况, 因而申请人可以采用声明放弃该在先实用新型专利权的方式, 来保证发明能够被授予发明专利权。然而, 如果按照实施细则第四十一条规定, “同一申请人在同日 (指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,
8、应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的, 依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理”可以看出, 实施细则第四十一条对于“同日”的界定很明显是专利法第二十八条规定的申请日的含义, 以此来看, 则本案和在先实用新型确实不属于同日对同样的发明创造提出的既申请实用新型专利又申请发明专利的情况, 因而审查员的处理方式也是有法可依的。2 存在的问题虽然本案最终由申请人修改权利要求避免了与在先实用新型的保护范围重复, 但是由此案衍生的现实问题却值得探讨。如果申请人在本案要求在先发明的优先权的同时, 也同时提出一个实用新型, 该实用新型也同时要求在先实用新
9、型的优先权, 那当本案满足授权条件时, 申请人自然可以通过放弃后来的实用新型的方式来获取本案的授权, 不会损害本案的保护范围。这样就在形式上满足了同日申请放弃新型获得发明的要求, 审查员也应依法在现有发明的保护范围基础上授予本案发明专利权2。如果申请人被迫采用此种迂回方式来保证本案授权范围不被损害, 则违背了专利法第九条“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利, 先获得的实用新型专利权尚未终止, 且申请人声明放弃该实用新型专利权的, 可以授予发明专利权”。关于保护同日申请的立法精神, 申请人只能变相增加要求一个多余的优先权的成本, 从形式上满足形式上同日申请要求, 从而
10、得到专利法第九条的保护。这样就造成了申请人负担, 同时浪费了审查资源及行政程序的浪费, 因而也有值得探讨的空间。3 对策建议结合目前国内专利发展趋势, 笔者发现在实务操作中, 申请人出于申请策略考虑而要求优先权的情况也越来越多, 其目的并不是要同时获得 2 项专利权, 而是利用当前专利法律政策对自己形成一个延长的专利保护期限或者是寻求一个更合理的保护范围。如果被要求的优先权刚好又是该申请人对一项发明创造进行的同日发明和实用新型申请, 那么就必然会遇到本文所述的问题。如果按照前述的分析和探讨, 申请人在做出同日申请后, 在后发明要求在先发明的优先权, 那么未要求优先权的在先实用新型专利必然会形成
11、在后发明保护范围阻却事由。这对申请人来说实属不公。申请人为了获得在后发明的原有保护范围, 只能有 2 个选择:第一是在后发明同时要求在先发明和在先实用新型的优先权。由此可以避免在后发明满足授权要求时, 在先实用新型的无法放弃问题;第二是在后发明和在后实用新型同时申请, 并同时要求在先发明和在先实用新型的优先权, 由此当发明满足授权要求时, 则可以通过放弃在后实用新型来换取在后发明基于原保护范围授权。由于上述第一种方式申请人一旦要求在先实用新型的优先权, 则无法要求该实用新型的合理保护, 因而不利于鼓励申请人进行发明创造;第二种方式中则会增加申请人要求多个优先权和进行多个在后申请的费用成本, 特
12、别是在后实用新型和在先实用新型的发明内容完全相同或一致的情况, 这从另一个方面来说也不利于节约审查资源, 不利于效率节约。但是在立法者还没有考虑到这一现实问题的前提下, 我们只能按照上述 2 种方式进行。然而, 从效率与公平的角度出发, 我们还是希望能够根据实施细则第四十一条规定将本案的申请日认定为优先权日, 与在先实用新型的申请日相同。在此基础上, 本案与在先实用新型属于同一申请人对同样的发明创造提出的既申请实用新型专利又申请发明专利的情况, 因而申请人可以采用声明放弃该在先实用新型专利权的方式来获取发明授权。参考文献1法律出版社法规中心.中华人民共和国专利法中华人民共和国专利法实施细则M.北京:法律出版社, 2014. 2中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南 (2010) M.北京:知识产权出版社, 2010.
