1、创造性评判中如何认定是否存在“相反的教导” 张玉碟 国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心 摘 要： 在专利申请中, “相反的教导”是评判创造性的疑难点。本文首先指出当前创造性判断中容易存在的误区, 然后结合具体案例, 总结“相反的教导”的判断方法以及原则。通过本文的梳理和分析, 旨在说明如何在创造性判断中正确分析申请文件是否给出了“相反的教导”, 从而更加客观、准确的认定发明的创造性。关键词： 创造性; 相反的教导; 结合启示; 1 问题的提出专利审查指南1中并没有规定“相反的教导”的定义。一般而言, “相反的教导”相当于正向的教导 (即技术启示) 而言的, 是与技术启示相反的反向启示。如
2、果在现有技术中存在与最接近现有技术相反的教导, 不仅会阻碍本领域技术人员将现有技术与最接近现有技术相结合, 还将否定要保护的发明的“显而易见性”, 并由此得出要保护的发明具有创造性的结论。由于没有明确的规定, 因而对于是否具有“相反的教导”是存在较大的争议。2 判断“相反的教导”的常见方法2.1 以实际解决的技术问题为基准由于不同的技术方案涉及到不同的技术背景和技术重点, 其发明构思往往不同。在判断是否具有技术启示时, 要从本发明的发明构思出发, 在准确确定发明实际解决的技术问题的基础上判断是否具有技术启示。实践中存在的认为有“相反的教导”的误区往往是因为受到了对比文件发明思路的影响, 忽略了
3、区别特征在对比文件中实质上所起到的作用。因此, 对技术启示的判断需要从本申请实际解决的技术问题和作用出发, 本领域技术人员在看到对比文件所公开的内容时, 是否有动机进行尝试, 进而得出是否具备创造性的结论1-3。2.2 整体判断原则专利审查指南中也明确规定了应该从现有技术整体上判断是否存在启示。在考虑对比文件是否存在“相反的教导”时, 仅有一篇现有技术给出了“相反技术教导”并不必然会阻碍本领域技术人员应用该特征, 还要考虑该特征是否是本领域公知的, 是否在现有技术的整体上依然存在正向的技术启示14。技术启示的范畴不能仅仅局限在当前的一篇对比文件中;如果现有技术在整体上已经排除了应用该技术特征解
4、决相应的技术问题的可能, 则可以认定现有技术给出了相反技术启示。但最重要的, 在判断本专利技术启示时, 依然要从该技术特征所起的作用、技术方案实际解决的技术问题出发, 从现有技术整体上考量有没有给出技术启示, 而不应孤立、机械地认定正向技术启示或反向技术启示的存在与否15。除此之外, 对于对比文件客观描述现有技术的优点和缺点, 不构成相反的教导, 不会影响本领域技术人员根据实际需要选择适当的方案。3 案例分析本案涉及一种光学结构的指纹采集器, 在光学指纹采集器中, 光源的安装位置不仅会影响指纹采集器整体尺寸的大小, 还会影响最后采集到的指纹图像的成像效果。现有技术中, 光源通常放置于采集棱镜的
5、下边或侧下边, 但是位于采集棱镜的下底边会增加采集仪的厚度, 增加采集棱镜的体积;位于采集棱镜侧下边的光源, 光线会在棱镜内部需要反射两次以上才能汇聚在成像装置上, 若要避开光源的反射区域, 则要增加棱镜采集面的宽度, 增加采集棱镜的体积。除此之外, 将光源安装在采集棱镜下边或侧下边, 光源发出的光照射到第二反射面上会在指纹图像前面叠加一个明显的光晕, 影响指纹图像的效果。基于此, 本申请提出了一种将光源安装在采集棱镜侧面的技术方案。本案与最接近的现有技术对比文件 1 的区别在于:所述光源安装在底座侧面, 采集棱镜的侧面为光入射面;而对比文件 1 的光源安装在底座下面, 采集棱镜的下表面与光源
6、紧贴的部分为光入射面。对比文件 2 亦属于指纹采集装置领域, 其公开了一种指纹成像光学装置, 其包括一个形状如会聚镜的光学板以及至少一个光源, 其设置在光学板的两个侧面。也就是说, 对比文件 2 公开了将光源设置在采集棱镜侧面的技术特征, 其公开的内容在对比文件 2 中的作用与其在本案中的作用相同, 都是用于减少指纹辨识设备的厚度。因此, 审查员认为对比文件 2 给出了结合启示。申请人对于上述对比文件的结合存在争议, 主要争议的焦点在于:对比文件 2 还公开了“为更加均匀地照亮第一主面和贴放在其上的手指, 可通过下列设计得到:将两个光源分别相对放置在其他两个侧面, 和使两个侧面从第一主面相互朝
7、向对方倾斜, 该倾斜尽可能大, 以致光以尽可能最小的入射角到达面”。然而, 当倾斜尽可能大时, 该方案与“光源放置于采集棱镜的下边”的情况相近, 因此, 其并不适用于采集棱镜为直角梯形的结构。因此, 对比文件 1 与对比文件2 并不能直接的结合以获得本申请的技术方案。然而, 申请人未提到的是, 对比文件 2 的其他部分还公开了“将光源横向于光学板布置, 并且在所述板的其他两个侧面中的至少一个侧面的对面提供至少一个光源, 可以使得成像装置更薄”。也就是说, 对比文件 2 实质上针对同一技术方案公开了两部分内容:一部分是将光源入射的侧面尽可能地朝对方倾斜, 以使得光照更均匀, 另一部分是将光源设置
8、在侧面, 可以使得成像装置更薄。第一部分可以认为是相反的启示, 第二部分可以认为正向的启示。那么如何分析对比文件 2 到底给出了哪种启示, 是否能与对比文件 1 进行结合呢, 需要采用本文所提出的以实际解决的技术问题为基准的原则以及整体判断原则。首先, 以实际解决的技术问题为基准进行判断。对于发明实际解决的技术问题的确定, 在审查指南中是有明确的规定:发明实际解决的技术问题是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。本申请与对比文件 1 唯一的区别在于:光源安装在底座侧面, 相应地光入射面位于采集棱镜的侧面。现有技术表明:光源设置在底部时, 会使得采集棱镜的厚度增加。因此
9、, 基于上述区别特征, 本发明实际解决的技术问题是“如何减少指纹辨识设备的厚度”。对比文件 2 其他部分公开的内容明确表明将光源放置在侧面是用于降低装置的厚度。同时, 现有技术中, 对于涉及梯形结构的采集棱镜, 将光源设置在底部或者旁侧是仅可能存在的两种方式。由此可知, 现有技术的整体上给出了将光源设置在旁侧的动机。因此本领域技术人员完全有动机对对比文件 1 进行改进本申请的技术方案。再回过来以“三步法”的判断过程来分析申请人申辩时所存在的误区:首先, 本发明相对于对比文件 1 的区别特征为“光入射面位于采集棱镜的侧面, 光源安装在底座侧面”。然而申请人在确定发明实际解决的技术问题时出现了偏差
10、, 申请人从对比文件 2 的发明思路出发, 认为对比文件 2 中光源设置在旁侧的目的是为了解决“光照均匀性”的问题, 并且由于光路结构不一致, 对比文件 2中光照均匀性效果与申请也不相同。且其所给出的技术启示与本申请结构相反, 不能结合到对比文件 1 中。由上述案例可知, 在判断发明是否具备创造性时, 容易忽略区别特征在本发明中实际解决技术问题的分析和判断, 并且容易受到对比文件其余部分的文字描述或者其他相关结构的影响, 进入了思考误区, 进而认为对比文件 2 给出了相反的教导, 从而在创造性判断过程中发生错误。而技术启示的判断, 是建立在准确的事实认定和作用认定上的, 不能因为对比文件中部分
11、文字的记载就认定对比文件给出了相反的技术启示, 需要从实际解决的技术问题和现有技术的整体是否给出了相应的启示来进行考虑。4 结论对专利创造性进行判断时, 对于对比文件中是否存在相反教导, 应当在个案中具体分析。不能简单的认为某一对比文件存在“相反的教导”的记载, 就认为现有技术中不存在技术启示。“相反的教导”应该满足“现有技术整体上明示其不能解决本专利与最接近现有技术所实际要解决的技术问题”这一条件。在判断是否存在技术启示时, 需要从发明实际解决的技术问题的角度进行分析, 了解区别特征在对比文件中所起的作用, 并从现有技术整体上进行判断。参考文献1专利审查指南 2010M.北京:知识产权出版社, 2010:172-184. 2李晓蕾.“浅谈“相反的教导”在创造性判断中的作用”J.中国发明与专利, 2015 (7) :73-77. 3邓娜.谈申请人从对比文件的发明思路出发辨析发明的创造性A.2014 年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛论文集C. 4杨青.“以“含 Na Cl 的胰岛素制品”的发明专利为例解析专利创造性判断中相反教导与技术启示的关系”J.中国保健营养, 2016 (3) :392-393. 5专利复审委员会第 29161 号无效决定.
