1、商标显著性:一个概念的澄清与制度体系的改造 刘铁光 湘潭大学法学院 湖南省知识产权司法保护理论研究基地 摘 要： 商标显著性的制度目的是防止以商标权的方式独占通用性、描述性与功能性标志以保护公平竞争, 其本质是与所指定商品或服务之间的区别性。我国学界将商标显著性界定为“来源识别性”是理论上的误读, 这种误读导致显著性与来源识别性的制度体系杂混, 以及显著性被误解为创造性。显著性与来源识别性的制度体系应各自归位, 对于显著性的制度体系, 应将第 11 条通用性标志调整为不可通过使用获得显著性的标志, 将第 12 条功能性标志限于的三维标志扩展到所有标志, 并增加兜底性的规定, 以应对市场可能出现
2、的其他功能性标志。而第 13 条第 2 款、第 30 条以及第 32 条后半段应回归“来源识别性”的制度范畴, 将其中的规则统一调整为“相似性”商标申请的拒绝或使用的禁止以混淆可能性为条件、“相同性”商标申请的拒绝或使用的禁止无需混淆可能性。关键词： 商标显著性; 公平竞争; 来源识别性; 通用性标志; 作者简介：刘铁光, 湘潭大学法学院、湖南省知识产权司法保护理论研究基地副教授。基金：中国法学会 2016 年度部级法学研究课题“商标法基本范畴制度的体系化解释与改造” (课题编号:CLS (2016) D133) 的阶段性成果Trademark Distinctiveness:Concept
3、Clarification and System ReformLIU Tieguang Abstract： In order to protect fair competition, the aim of the systems of the trademark distinctiveness is to prevent the right of trademark from monopolizing the generic signs, descriptive signs and functional signs.Its nature is pointed to the distinguis
4、hing feature between the trademark and the service and goods covered by the trademark.The mainstream viewpoints in Chinas jurisprudential circle that the trademark distinctiveness is defined as indication of resources is a theoretical misunderstanding, which makes the systems of trademark distinctiv
5、eness and resources indication in Chinas Trademark Law to be mixed together.The systems of trademark distinctiveness and resource indication should be returned to its seat respectively.As for the systems of trademark distinctiveness, the generic signs in Article 11 should be defined as a sign that c
6、ould not gain the distinctiveness through usage, and the functional signs in Article 12 should be extended to all kinds of signs and add a catchall article to respond to new functional signs produced in the market.Article 13 (2) , Article 30 and Article 32 should be returned to the systems of resour
7、ces indication, in which for“the similar application”, the likelihood of confusion should be precondition for the rejection to the application and the ban to the use, as for“the same application”, the likelihood of confusion should not be the pre-condition for the rejection to the application and th
8、e ban to the use.Keyword： Trademark Distinctiveness; Fair Competition; Resource Indication; Generic Signs; 在注册体制国家的商标法中, 显著性是商标得以获得注册与权利继续维持的前提与基础, 显著性对于商标的重要性, 相当于新颖性之于专利、独创性之于作品, 都是三大传统知识产权原始取得的前提条件。所以有学者认为, “在同注册性相关的所有标准中, 显著性是最为重要的。TRIPS 中同注册商标相关的条款规定, 一个商标能够区分商品或服务的事实, 便是该商标适于注册的唯一关键的决定要素”。然而,
9、尽管国内外对商标显著性讨论的文献众多, 但对于商标显著性的界定似乎并无定论。美国商标法学者 Barton Beebe 教授认为, “显著性 (distinctiveness) 从未被恰当的理论化, 而传统固有显著性与获得显著性区分所导致的困惑多于其所澄清的问题。”亦有学者一反主流“显著性的强度就是商标强度”的观点, 认为“商标的显著性并不决定商标的强度。”我国彭学龙教授亦认为, “固有显著性不过是商标获得显著性的有利条件, 并非本来意义上的显著性, 获得显著性才是真正的显著性。”因此, 当前对显著性界定的主流理论或许并非完美无缺。有必要从本质上厘清商标显著性的制度目的, 确定商标显著性的原本含
10、义, 进而对其制度体系予以检证与改造。一、商标显著性的制度目的与原本含义正如论者所言, “法规则只有参照它们所服务的目的始能被理解。”为此, “显著性”的正确诠释, 必须考量“显著性”的制度目的。(一) 显著性的制度目的采行注册体制国家的商标法, 显著性是商标获得注册的前提条件。比如法国知识产权法典第 L.711-1 第 1 款规定, 构成商标的显著性, 依指定的商品或服务而定, 同时该条规定通用名称、说明性标志以及功能性标志为缺乏显著性的标志。再如英国商标法第 3 条同样明确规定, 缺乏显著性的标志不应获得注册。我国商标法第 9 条也明确规定, 申请注册商标应当有显著性。之所以以显著性作为商
11、标注册的前提条件, 并不是要求商标具有来源识别性, 在注册体制国家的商标法中, 申请注册的商标也不可能已经具有来源识别性。实际上, 在不与他人在先权利相冲突的前提下, 申请者是否选择一个具有来源识别性的标志, 并不是立法所应干预的领域。如果申请者愿意选择一个不具有来源识别的标志作为商标申请, 消费者无法通过该标志识别其所提供的商品或服务, 遭受损失的是申请者自身, 并不是申请者之外的第三人, 立法本不应该加以干预, 那么商标为什么需要显著性作为注册的前提条件, 其根本目的在于公平竞争的保护。商标显著性的制度一般从反面规定不具有显著性的三种具体情形:通用性标志、描述性标志与功能性标志, 比如法国
12、知识产权法典L.711-2 条第 2 款、日本商标法第 3 条第 1 款第 2、3 项、第 4 条第 1 款第 18 项以及我国商标法第 11 条与第 12 条。通用性标志、描述性标志与功能性标志, 是任何市场经营者必须利用以向公众与消费者传递其商品或服务的信息, 而商标法之所以拒绝通用性标志、描述性标志与功能性标志注册为商标, 其目的在于防止特定主体以商标权的方式独占市场经营主体都必须使用的通用性标志、描述性标志与功能性标志所致的不公平竞争。为此, 本质上, 商标显著性的制度目的是保护公平竞争。实际上, 英国早在 1913 年的判例就提出了“英语语言公地 (English Language
13、Common) ”, 上议院在该案中认为, 是否准许申请人将W.而且商标退化为商品的通用名称, 并不必然导致其不能识别该商品的提供者, 比如当市场上该种商品提供者是单一的主体或特定几个主体, 即便是特定提供者的商标退化商品的通用名称, 其商标并不必然失去来源识别性。比如在“灭害灵”商标案中, 商评委就以“凯达公司是唯一在农业部登记生产和销售灭害灵产品的单位”为其依然具有来源识别性为由, 驳回陆丰市全美实业有限公司以“灭害灵”作为商品通用名称撤销该商标的理由之一。假设 QQ 商标退化为网络即时通信 (IM) 软件的通用名称, 但由于 QQ 这种即时通信软件的提供者相对单一以及市场的绝对占有地位,
14、 并不必然导致 QQ 商标失去对其提供者即腾讯公司的来源识别能力。而即便是商标退化通用名称失去来源识别性之后, 也只是不能通过该商标识别商标权人的商品, 并不会导致混淆而损害其他经营者的利益, 由于不会产生混淆也不会导致消费者因为错误购买商品或错误接受服务而遭受损失, 无法识别来源所致的损失只有该商标权人。如果单是基于商标权人自身利益损失而禁止该种商标继续有效, 那么“法律父爱主义”显然过于泛滥。因此, 显著性退化为商品或服务通用名称作为失去商标的法定理由, 其制度目的只能解释为避免该种通用名称被以商标权的形式独占, 妨碍其他经营者利用该通用名称进行公平竞争。从德国商标法司法实践中发展出的“自
15、由使用必要性”原则, 本质上亦是通过显著性规则, 保护市场经营者对通用性、描述性与功能性标志的自由使用, 进而实现公平竞争。根据学者归纳, 如果能够证明所申请的商标必须保留为所有经营者使用并不得仅仅被其中某个人所垄断使用的话, 就可以阻止该商标注册, 也即认为该商标没有显著性不应被注册。“自由使用必要性”原则可以通过两种路径得以实现:一是拒绝注册, 彻底防止市场竞争者必须使用的标志被特定主体通过商标权的方式独占。商品或服务的通用名称、说明性或描述性标志以及功能性标志等三类标志, 一般应该为经营者销售其商品或提供服务必须利用以向公众传递商品或服务信息。二是以对该种标志描述性使用进行商标侵权抗辩,
16、 以实现某种商品或服务通用名称、描述性标志与功能性标志的自由使用。如果通过使用获得第二含义之后, 便可以作为商标注册, 所以一般立法都允许获得显著性的标志申请注册为商标, 但同样不能阻止他人在通用性、描述性或说明性的含义上使用。保护自由使用必要性, 其最终都是为了保证公平的竞争秩序, 防止市场经营者提供商品或服务必须使用的标志被独占。而通用性标志、描述性标志与功能性标志就是必须留给经营者自由使用的标志, 从而在商标法中, 认为该三类标志不具有显著性而拒绝其注册, 其根本目的就在于保护公平竞争, 而不是保护商标的来源识别性。(二) 商标显著性的原本含义显著性原本的制度目的是防止单个主体通过商标权
17、的方式对通用名称、描述性标志与功能性标志的独占, 以使经营者自由使用其所必须利用的通用名称、描述性与功能性标志向消费者传递其商品或服务信息, 进而保护公平竞争。所以, 商标的显著性应该是指商标与其核定使用的商品或服务所具有的区别性。显著性立法构造的比较法考察也表明, 显著性不是指来源识别性, 而是其与商品或服务的区别性。法国知识产权法典L.711-2 条的规定就是其中的典型, 该条第 1 款规定, 构成商标的标记的显著性, 依指定的商品或服务而定;第 2 款规定, 下列标记缺乏显著性:a) 在通常或职业用语中纯粹是商品或服务的必需、通用或常用名称的标记或文字;b) 用以表示商品或服务的特征,
18、尤其是种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、商品生产或服务提供的年代的标记或文字;c) 纯由商品性质或功能所决定的外形, 或赋予商品以基本价值的外形构成的标记。第三款规定, 除 c) 项所规定的情况外, 显著性通过使用取得。该规定将不具有显著性的情形清晰划定, 该种划定明确商标的显著性是指其与所指定商品或服务之间的区别性。而获得显著性, 也是指通过使用, 使其获得了与其所指定商品或服务的区别性。德国商标和其他标志保护法第 8 条第 2 款的规定则更为明确, 其第 1 项直接将“缺乏与商品或服务的任何显著性的商标”规定为不能获准注册的商标, 也是与商品与服务相比而言, 是否具有显著性, 即区别
19、性。而在第 2 项与第 3 项规定不具有显著性的具体情形。类似规定还有意大利商标法第 18 条、日本商标法第 3 条等等。而我国商标法第 11 条、12 条所规定的显著性, 也是指商标与其所指定商品或服务之间的区别性。因此, 商标的显著性是指其与商品或服务之间的区别性。美国兰汉姆法对“显著性”并未进行界定, 只是在定义条款中对商标进行了界定, 即任何可以将一个人商品与他人商品区分并识别该商品来源, 即便是匿名来源的任何文字、名称、符号或图形, 或其组合, 该条确实明确有“来源识别”作用的标志才是商标, 但并不是说“来源识别”就是“显著性”。兰汉姆法也在部分条款中将“显著性”在“区别性”与“来源
20、识别性”两个含义之间混用, 比如根据驰名商标保护的第 1125 条之规定, 驰名商标的淡化保护要考虑商标固有的和经过使用获得的“显著性”程度, 其中所谓的获得“显著性”确实具有“来源识别”的含义, 可以有程度问题。但“固有显著性”既然是本身所具有的, 其就不存在程度问题。正因为固有显著性根本就不是“来源识别性”, 美国兰汉姆法的这种混用, 才有美国学者所认为的, “固有显著性与获得显著性区分所导致的困惑多于其所澄清的问题。”因此, 不能单以美国兰汉姆法的规定, 认为“显著性”必然应该界定为“来源识别性”。实际上, 美国法院正是基于商标与商品或服务之间的关系, 于 1976 年在 Abercro
21、mbie任意性商标是指将一个与所指定商品或服务没有任何关系的现有词汇, 其自然具有与所指定的商品或服务之间的区别性;臆造性标志由于不是现有的词汇, 是商标申请人创造出来, 如果创造出来的标志与其所指定商品或服务之间没有任何关系, 便有区别性。但如果创造出来的标志, 与其所指定的商品或服务具有某种关系, 比如是对商品或服务的说明性或描述性, 仍应认定不具有区别性。因而, 臆造性标志不应该让公众认为其与所指定的商品或服务具有过于密切的关系, 否则, 应该认定为描述性标志。因此, 从美国判例发展出来商标显著性图谱, 正是基于商标与商品或服务之间的区别性。商标“显著性”在巴黎公约与 TRIPS 规定的
22、英文词汇分别为“distinctive character”与“distinctiveness”。巴黎公约第 6 条之五 B 款第 (2) 项将缺乏“distinctive character”的商标可以作为拒绝注册或使之无效的理由之一, 而 TRIPS 第 15 条第 1 款规定没有固有“distinctiveness”的标志, 可以在其通过使用获得“distinctiveness”之后便可以获得注册。通过考察该“distinctive character”与“distinctiveness”在巴黎公约与 TRIPS具体规定中的含义, 亦可以窥知商标“显著性”的本来含义。巴黎公约第6 条之五
23、 B 款第 (2) 项规定, 商标缺乏“distinctive character”, 或者完全是由商业中用以表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或生产时间的符号或标记所组成, 或者在要求给予保护的国家的现代语言中或在善意和公认的商务实践中已经成为惯用的。因此, 该条规定三种可以拒绝商标注册的情形, 即缺乏显著性 (distinctiveness) 、说明性标志和通用名称。该公约指南的作者认为, 在所有三种可能性之中, 对于商标都必须根据各自的特点予以考虑, 如果一个商标在原属国正式注册的, 不可能仅仅因为它是有姓名、地理名称、数字或字母组成而拒绝予以注册或保护, 但仍然可以发现,
24、这种商标, 如果根据其各自的特点来考虑, 是缺乏显著性 (distinctiveness) 的, 或纯属描述性的 (例如, 产地) 或通名名称的, 或者是说明错误或令人误解的, 从而违反公共秩序。该解释认为, 商标的显著性必须根据商标各自的特点予以考虑, 各自的特点便是商标与商品或服务之间的区别性。TRIPS 第 15 条第 1 款的规定中也出现了“distinctiveness”, 规定在该条的第三句, 该句的全文意思为:如标记无固有的区别有关货物或服务的特征, 则各成员可以由通过使用而获得的“distinctiveness”作为注册的条件。应该注意的是, 此处原文为“Where signs
25、 are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services”, 是指如果该标志不能固有地区分相关商品或服务, 是指标志与商品或服务之间的区分。也就是说, 如果标志没有固有的区别商品或服务的特性, 可以通过使用获得该种特性 (“distinctiveness”) , 所以“distinctiveness”也应该是商标商品或服务的区别特性, 而不是来源识别性。因此, 从巴黎公约与 TRIPS 的立法条文看, “distinctive character”或“distinctiveness”的含义应该界定为
26、“与商品或服务的区别性”。显著性与“distinctive character”或“distinctiveness”已经形成对应, 其本身已经成为我国商标法中的概念, 但并不能否认其在所移植的巴黎公约与TRIPS 中并无“来源识别”的含义。无论从显著性立法构造的比较法分析, 还是显著性的制度目的, 其都应该解释为商标与商品或服务之间的区别性。通用名称标志由于为商品或服务通用名称, 其实质上无法与商品或服务相区别, 为保证其他经营者自由使用的必要, 通用名称标志必然不具有商标显著性所要求的区别性。由于描述性标志是对商品或服务的描述, 标志本身与商品或服务具有密切关系。尽管商标法可以规定描述性或说
27、明性使用而不属于“商标意义上的使用”成功抗辩不构成商标侵权, 从而即便立法上不拒绝该种注册申请, 其也无法禁止他人说明或描述的意义上自由使用这些标志。不过, 拒绝注册该种商标所产生的成本只有申请人的申请成本, 而如果在商标获准注册之后产生对该种商标的侵权诉讼, 即便是能够通过描述性使用或说明性使用得以抗辩成功, 对双方以及司法机关产生的诉讼成本显然高于前述的申请成本。因此, 从制度成本来看, 应该拒绝该种商标的注册。但是对于描述性标志而言, 如果其对商品或服务的描述性含义、说明性含义之外, 已经通过使用获得其作为商标的含义, 即所谓的第二含义或获得显著性, 其便具有与商品或服务的区别性, 符合
28、商标显著性的要求。描述性标志获得的显著性, 确实存在区别性与来源识别性的重合, 但其可以获得注册的依据, 不是因为其具有来源识别性, 而是其相对商品或服务的区别性。二、商标显著性的误读及其所致的后果当前国内理论界将商标显著性界定为“来源识别”属性, 并将显著性程度的高低作为商标强度乃至保护范围的依据。这种误读显然背离显著性的制度目的与原本含义, 不仅是一个理论上的错误, 而且还导致商标法中显著性与来源识别性的制度杂混, 以及在商标评审的实践中显著性被误解为创造性。(一) 被误读的显著性:显著性为来源识别性我国学界对“显著性”的界定尽管在表述上存在差别, 但实质上均将显著性界定为识别商品或服务来
29、源的属性, 即“来源识别性”。或者认为, 商标的显著性是指商标应具有可识别性和独特性, 如果它本身不具有显著性, 就无法将企业生产的商品或提供的服务与其他企业的商品或服务相区别;或者认为, 商标标示产品出处并使之区别于其他同类产品的属性;或者认为, 商标显著性, 在于商标是否是新创的、是否具有个性, 要求商标具有显著性, 目的在于使消费者通过商标识别商品的来源;或者认为, 商标显著性应归纳为“可区别商品来源的特性”;或者认为, “商标显著性是商标所具有的标示和区别的固有属性, 即标示经营者提供的商品或服务并与其他经营者提供的商品或服务相区别的能力。”或许是因为商标法独立于保护公平竞争的反不正当
30、竞争法, 其自然应该具有保护公平竞争的目的, 而来源识别是商标的基本功能。基于此, 学界或许认为公平竞争的保护是商标法的整体目的, 而显著性作为商标的一项基本制度, 只能反映商标的基本功能, 即来源识别性。实际上, 商标法所保护的公平竞争有两种类型:第一类是以保护商标权人为目的的公平竞争, 商标法通过保护商标权, 即通过防止混淆以保护商标的来源识别性实现该种类型的公平竞争;第二类是以保护商标权人之外的经营者对商标权人的公平竞争, 其主要通过显著性制度以防止通用性、描述性与功能性被商标权人独占而妨碍其他经营者的公平竞争;以及通过商标侵权的抗辩制度, 诸如描述性使用、功能性使用、商标先用权、指示性
31、使用以及商标权用尽的制度实现其他经营者对商标权人商标的正当使用, 而进行公平竞争。以商标法的目的与商标的功能为基础, 将显著性解释为来源识别性的观点亦不能成立。“来源识别性”是识别商品或服务来源的属性, 如果一个申请的商标与其他识别性标志在相关公众中造成混淆, 其便不具有“来源识别性”。因此, “来源识别性”本质上是要求所申请的商标或使用的商标不能与包括在先商标在内的识别性标志构成混淆性近似。商标法主要是通过商标侵权和禁止注册混淆性近似商标的制度予以规制, 在立法上并不是由显著性的制度体系进行规范。我国商标法对“来源识别”进行保护的制度有商标审查制度与侵权制度, 分别由第 13 条第 2 款、
32、第 30 条、第 32 条与第 57 条第 1、2 项予以规范, 而规范商标“显著性”的是商标法第 11 条以及第 12 条, 第 9 条则是对商标注册前提条件的统领性规定, 包括显著性与来源识别性 (“不得与他人在先权利相冲突”) 。这也是世界主要国家商标法的主流做法, 比如法国知识产权法典规范显著性的是 L.711-1 条第 1 款, 而保护来源识别性的是 L.711-4 条、L.713-2 条以及第 L.713-3 条;德国商标与其他标志保护规范显著性的是第8 条, 而保护来源识别性的是第 9 条、第 14 条。因此, 显著性与来源识别性在商标法中分属于不同的制度体系, 两者都是商标获得
33、注册的前提条件, 根本不可能是同一个概念, 将“显著性”解释为“来源识别性”背离了商标显著性的原本含义, 确实是一种理论上的误读。(二) 误读的后果:显著性与来源识别性的制度杂混以及被误解为创造性如前所述, 无论是显著性的制度目的, 还是显著性法律构造的比较法考察, 都表明显著性的原本含义是指商标与商品或服务之间的区别性。我国学界将显著性界定为来源识别性, 显然背离了显著性的原本含义。这不但导致这种理论指引下的我国商标法存在显著性与来源识别性的制度杂混, 而且还导致在商标评审的制度实践中显著性被误解为创造性。由于商标的本质就是来源识别, 以“来源识别”的功能界定商标显著性必然导致显著性、商标与
34、“来源识别”变成同义语的循环, 即商标是来源识别的标志, 而显著性是来源识别的属性, 这样一来, 商标就是显著性, 显著性就是来源识别性, 来源识别性就是商标。所以有学者认为, “什么是商标”与“什么是显著性”实际上同一个问题的不同表述。商标、“显著性”与“来源识别”便成为一个含义。由于“来源识别”是对不同来源商品或服务的识别, 必然要求商标具备固有显著性与获得显著性之外, 还要求所申请的商标必须排除与已注册商标等在先识别性标识具有混淆性近似, 否则其无法区分商品或服务的来源。如果将显著性解释为来源识别性, 就必然将与已注册商标等识别性标识相冲突的申请纳入商标显著性制度的规制范围。既然商标显著
35、性是来源识别性, 那么固有显著性也是来源识别性。由于固有显著性无需使用便获得的“来源识别性”, 意味着非商品或服务的通用名称、商品或服务的非描述与说明性标志、非功能性标志以及与已注册商标等识别性标志的区别性, 都具有显著性, 亦都是来源识别性。从而对显著性的侵害就是对来源识别性的侵害, 而使用与已注册商标相同或近似的标志便构成对显著性的侵害, 也就是对来源识别性的侵害, 即侵害商标, 从而在商标侵权的判定中无需混淆可能性, 这也正是我国 2013 年之前的商标法对于“相似性”商标侵权无需混淆可能性标准的根本原因。我国 2013 年商标法修订之前, 无论是违反来源识别性规定 (与他人权利相冲突)
36、 、违反显著性规定或违反强制性规定, 任何人都可以提出异议, 因为作为注册前提条件的显著性就是“来源识别”, 违反来源识别性的规定就是违反显著性的规定, 自然任何人都可以提出异议。同理, 只要所申请注册的商标与已注册商标等识别性标识是近似性标识, 便构成对显著性的侵害, 也就是对来源识别性的侵害, 无需混淆可能性就应该驳回该注册申请。我国商标法第 30条所规定的“相似性”商标申请中, 无需考量混淆可能性便应该予驳回申请, 这也是商标显著性被界定为来源识别性作为理论指引的必然结果, 同样的结果还体现在商标法第 32 条后半段只要抢注他人使用并产生一定影响的商标都应该被拒绝注册、成为被异议以及无效
37、宣告的法定理由, 亦无需考虑混淆可能性。这与当前世界主流国家商标法对“相似性”商标申请是否拒绝必须考量混淆可能性的普遍做法相悖。商标的显著性在于其区别性, 只要其与指定的商品或服务之间具有区别性, 便符合商标显著性的注册要求, 并不要求商标本身具有创新性、个性或特性。正如论者所言, 商标法实际并不要求运用想象力, 这是留给知识产权法的其他领域的事。欧洲内部市场协调局在不同案例中, 不断重申商标缺乏个性、特性或创新性, 不成为拒绝注册的理由。比如其虽然认为 NEW BORN BABY 并非儿童玩偶上最具想象力的名词, 但仍核准该商标注册;尽管认为意为舒适主义的德语DAS PRINZIP DER
38、BEQUEMLICHKEIT 缺乏独创性, 也予以核准该注册。欧洲法院还在判例中认定, 任意创造的成分或修饰不是一个产品外形注册为商标的先决条件。即便是以创造出来的词汇申请商标, 如果该词汇与其指定使用的商品或服务关系过于密切, 具有描述其所指定商品或服务的作用, 甚至可以直接用于称呼该指定的商品或服务, 其亦不应该获得注册。比如在德国法院曾经拒绝EGROPANEL 不能在带有控制台的产品上注册, 理由便是虽然该词汇是一个臆造性词汇, 但由于控制台都是“人类环境控制台 (egronomic panels) ”, 而EGROPANEL 在创造出来之后是如此贴切, 以至于不能使其落入私人手中而被控
39、制。因此, 商标的显著性不是创造性。由于我国学界主流观点将商标的显著性界定为来源识别性, 而商标申请注册时不可能具有来源识别性, 从而只有将商标的显著性界定为具备个性、特性或创造性。或者认为商标的显著性是指商标应具有可识别性和独特性;或者认为, 商标显著性, 在于商标是否是新创的、是否具有个性。在该种理论指引下, 商标局在某些案例中, 认为所申请的商标因为缺乏个性而拒绝核准注册。比如在“916”商标案中, 商标局就认为“916”因为太过简单而不具有显著性。对于所谓的缺乏个性、创造性或特性的标志, 实质上为描述性标志, 在获得显著性之前不应该获得注册, 比如“1”、“一”或“A”, 不能获得商标
40、注册, 并不是其不具有创造性, 而是其通常用于商品或服务特征的描述与说明, 比如说“一等”、“A 级”等。因此, 以来源识别性界定商标显著性, 未使用而申请的商标不可能具有来源识别性, 只好将商标显著性扭曲为个性、特性或创造性, 混同商标法与著作权法、乃至专利法保护的各自领域。三、商标显著性的制度体系归位与改造我国商标法第 8 条的规定是对商标进行的定义, 其“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志”表述, 表明“商标是具有来源识别作用的标志”, 不是商标与商品或服务之间的区别性, 是对商标本身的界定不是对显著性的界定, 第 8 条不应纳入显著性的制度体系。第 10
41、条规定不能作为商标注册与使用的标志, 该条规定主要基于国家利益或公共利益考量的结果, 亦与显著性无关, 不应纳入显著性的制度体系。第 13 条、第 30 条以及第 32 条是保护来源识别性的制度体系, 不应纳入显著性的制度体系。商标法第 9 条规定商标获准注册的前提条件除显著性之外, 还要求不得与他人在先权利相冲突, 这就包括与他人已注册商标等识别相冲突, 这是来源识别性的制度范畴。因此, 第 9 条是对商标注册前提条件的原则性规定, 包括显著性与来源识别性 (不得与他人权利相冲突) 。正如学者所言, 除非有相反证据证明, 显著性是推定存在的。第 9 条只是从正面对显著性进行了原则性规定, 第
42、11 条与第 12 条则是从反面规定了不具有显著性的具体情形。第 9 条、第 11 条以及第 12 条应该纳入显著性的制度范畴, 该三条所形成制度体系的合理性应该以显著性的制度目的与原本含义予以检证, 以使其获得合理的改造。(一) 通用名称等不可通过使用获得显著性商标法第 9 条只是从正面分别规定了显著性与不得与在先权利相冲突两个商标申请的条件, 属于一种宣示性的原则规定。第 11 条、第 12 条是从反面落实该条原则性规定的具体规则。第 11 条第 1 款前两项通过列举式的规定, 将作为商品或服务的通用名称、图形以及型号标志, 或仅直接表示商品或服务的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及
43、其他特点的标志, 在未通过使用获得显著性之前, 规定为不得注册为商标。这样可以防止特定主体独占这些对商品或服务具有通用性、说明性或描述性的标志, 阻止其他竞争者自由使用这些标志以描述或说明其商品或服务。尽管从比较法角度看, 我国商标法所列举的应该留给市场经营者自由使用的标志相对较少, 只有十个通用性、描述性或说明性标志, 与德国商标与其他标志保护法的规定基本一致。单从给市场经营者保留足够多的描述性标志或说明性标志而言, 我国商标法第 11 条第 1 款第 3 项兜底式的规定, 足以满足市场经营者对描述性或说明性标志使用的需要。商标法第 11 条第 2 款规定, 第 1 款三项所规定的标志, 通
44、过使用获得显著性之后, 即获得具有对商品或服务描述性或说明性之外的含义作为商标的含义, 便可以作为商标注册, 其中便包括商品或服务的通用名称、图形与型号。根据商标审查及审理标准的规定, 商品的通用名称、图形、型号, 是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称、图形、型号, 其中名称包括全称、简称、缩写、俗称。商品的通用名称、图形与型号与描述性标志以及商标中的功能性要素不同, 其他经营者是必须予以使用向消费者说明其商品, 别无选择。如果允许通用名称经过使用获得显著性之后可以获得注册, 其他经营者由于别无选择, 必然使用该通用名称。而注册商标所赋予其对该标志的独占权利, 必然通过诉讼的方式主张权利。尽管其他使用者可以通用名称、图形与型号意义上的使用抗辩商标注册人侵权主张, 而不影响其对通用名称、图形与型号的使用。但如此以来, 通用名称经过使用获得显著性之后可以核准注册商标的制度安排, 便产生了权利人、被侵权人以及司法机关参与诉讼的司法成本。
