浅议实用新型专利的创造性(黄永杰).pdf

1、浅议 实用 新型 专 利的 创造 性 中国 国际贸 易促进 委员 会专利 商标事 务所 黄永 杰征 文主题： 专利 代理 理论 与实 务主 题英译文： AboutInventivenssofUtiltyModelPatents摘 要 ： 本文 以 实用 新型 专利 创造 性的 审查 标准 与发 明专 利不 同为 出发 点，客 观 分析 了 有关实 用新 型专 利创 造性 的相 关法 律规 定。 并 从 “ 现有 技术 的领 域 ” 、 “ 现有 技术 的数 量 ” 、 “ 技术效 果 ” 以 及 “ 创造 性的 辅助 性判 断标 准 ” 等几 个方 面对 实用 新型 的创 造性 问题 进行 了

2、进 一步剖 析和 探讨 。 关 键词： 实用 新型 、创 造性 、技 术领 域、 简单 叠加 、技 术效 果一 、 引 言 专 利法 1第 二十二条第三款规定 ， 发明的创造 性 ， 是指与 现 有技术相比 ， 该 发明 具有 突 出 的 实 质 性 特 点 和 显 著 的 进 步 ； 实 用新 型 的 创 造 性 ， 是 指 与 现有 技 术 相 比 ， 该 实 用 新型 具有实质性特点和进步。 从法 律规 定看 ，专 利 法明 确区 分了 实用 新型 与发 明具 有不 同的 创造性 标准 。 从现 实角 度看 ， 当事 人、 知 识产 权工 作者 、 社会 公众 也普 遍认 可实 用新 型

3、与 发明 应 当具有 不同 的创 造性 高度 要求 。国 家 知识 产权 局学 术委 员会 曾在 实 用新 型保 护客 体 中外 实用新型制度与专利性的比较2软课题研究过程中组织过一次问卷调查，其中一道调查题的内容 即为 ：你 认 为实 用新 型与 发明 在非 显而 易见 性上 应当 存在 区别 吗？ 答案 ： A应当 有区 别 、B没必 要有 区别 、 C无所 谓、 D不确 定。调查 结果 如下 图：1中华人民共和国专利法， 根据 208年 12月 27日决定第三次修订。2国家知识产权局学术委员会一般课题，课题编号： Y06306，实用新型专业委员会，王霄蕙等调查 结果 显示 出：在 对 于

4、对 实 用 新 型 创 造 性 判 断 标 准的预 期上 ， 专利 当事 人、 代 理人 以 及 审 查 员 各 类 人 群 出 乎意 料 表 现 得 非 常 一 致 ， 60%以上 的 绝 对 多 数 选 择 了 答 案 A，即希 望实 用新 型与 发明 在非 显而 易见 性上 应有 所区 别。 由此 可见 ， 一 方 面法 律对 实用 新型 和发 明的 创造 性进 行了 严格 区分 ， 另 一 方面 ， 社 会 公众、专 利 当事 人、专 利 工作 者也 普遍 认可 实用 新型 与发 明专 利的 创造 性应 当有 所区 别。然 而 ，多年来 中国 专利 司法 实践 却表 现出 对实 用新

5、型和 发明 的创 造性 标准 没有 足够 明确 的阐 释和详尽 完善 的区 分标 准。 二 、相关法律规定众所 周知 ，我 国 设立 实用 新型 专利 制度 是为 了保 护和 鼓励 小发 明，我 国 对实 用新 型专 利采用 初步 审查 合格 授权 制，初 步 审查 的范 围包 括形 式审 查、明 显 实质 性缺 陷审 查和 对费 用 的审查 。 其 中在 2010年新 修订 的 专利 法实 施细 则 3中， 在 对 “ 明显 实质 性缺 陷 ” 的审 查 内容中，加入了对专利法第二十二条第二款新颖性、第四款创造性的审查4，但对实用新型专利是 否具 有专 利法 第二 十二 条第 三款 的创 造

6、性 ，在 一项 专利 申请 被授 予专 利权 之前 依然 不 予考虑 ， 仅 仅 是申 请被 授权 后， 在 专 利权 被提 起无 效请 求时 ， 才 有 可能 被考 虑， 并 且 最终 有 可能导 致专 利权 的无 效。对应的，在审查指南 5第四部分第六章 “ 无效宣告程序中实用新型专利审查的若干规定 ” 中对 于 “ 实用 新型 专利 创造 性的 审查 ” 给出 了规 定， 对 其 进行 归纳 总结 ， 主 要 包括 以下几 点主 要内 容： 1、实 用新 型专 利创 造性 审查 的有 关内 容， 包括 创造 性的 概念 、创 造性 的审 查原 则、 审查基准 以及 不同 类型 发明 的创

7、 造性 判断 等内 容， 参照 对发 明专 利实 质审 查创 造性 审查 的规定。 2、实 用新 型专 利创 造性 的标 准应 当低 于发 明专 利创 造性 的标 准。3、实 用新 型与 发明 在创 造性 判断 标准 上存 在不 同， 该不 同主 要体 现在 现有 技术 中是 否3中华人民共和国专利法实施细则， 根据 201年 1月 9日决定第二次修订。4详见专利法实施细则第四十四条第一款第（二）项。5 审 查 指 南 ， 201年 2月 1日起实施。A, 61% A, 68% A, 70%B B BC C CD D D0%50%10% 当 事 人 代 理 人 审 查 员ABCD存在 “ 技术

8、 启示 ” 。在 判断 现有 技术 中是 否存 在技 术启 示时 ，发 明专 利与 实用 新型 专利 存在的区 别体 现在 “ 现有 技术 的领 域 ” 和 “ 现有 技术 的数 量 ” 两个 方面 。三 、深入剖析和细化探讨 根据 专利 法第 二十 二条 第三 款的 规定 ，判 断 实用 新型 是否 具备 创造 性，应 当 判断 该实 用新型 相对 于现 有技 术是 否具 有 “ 实质 性特 点 ” ， 同 时 是否 能带 来 “ 进步 ” 。 显 然 ， 与 发 明的 创造性 相比 ， 实 用 新型 的创 造性 不再 强调 “ 突出 的 ” 实质 性特 点和 “ 显著 ” 的进 步。 从

9、法律 规定上 看， 必然 存在 这样 一类 “ 小发 明 ” ，它 们相 对于 现有 技术 具有 一定 的改 进或 进步 ，可 以获得 实用 新型 专利 保护 ， 但 由 于创 造性 的高 度不 足够 高， 却 无 法获 得发 明专 利权 。 更 深 入 分析， 根据 审 查指 南 的规 定， 对于 这类 “ 小发 明 ” ，在 审查 其是 否具 有创 造性 时， 主要 考虑的 是现 有技 术中 是否 存在 “ 技术 启 示 ” ， 其 强 调 “ 现有 技术 的领 域 ” 和 “ 现有 技术 的数 量 ”两个 方面 。 1、 对技术领域的探讨审 查指 南 规 定 ： 对 于 发明 专利 而言

10、 ， 不 仅 要考 虑该 发明 专利 所属 的技 术领 域， 还 要考虑 其相 近或 者相 关的 技术 领域 ，以 及该 发明 所要 解决 的技 术问 题能 够促 使本 领域 的技 术 人员到 其中 去寻 找技 术手 段的 其他 技术 领域 。对 于 实用 新型 专利 而言 ，一 般 着重 于考 虑该 实 用新型 专利 所属 的技 术领 域。但 是现 有技 术中 给出 明确 的启 示，例 如 现有 技术 中有 明确 的记 载 ，促使 本领 域的 技术 人员 到相 近或 者相 关的 技术 领域 寻找 有关 技术 手段 的，可 以 考虑 其相 近 或者相 关的 技术 领域 。 由此 可见 ，现 有

11、技 术的 领域 ，是 评价 实用 新型 创造 性的 关键 性因 素之 一。 关于 现有 技术 的领 域， 要分 为三 种情 况进 行分 析：（ 1）所 属的 技术 领域 ，应 当予 以考 虑；（ 2）相 近或 者相 关的 技术 领域 ，只 有当 现有 技术 给出 明确 启示 的情 况下 ，需 要考 虑。（ 3）其 他技 术领 域， 不予 考虑 。考虑 现有 技术 的领 域问 题， 首先 要对 “ 技术 领域 ” 这一 概念 进行 探讨 。 审 查指 南 第二部 分第 二章第 2.2.2节对 于说 明书 撰写 “ 技术 领域 ” 的规 定如 下： 发 明 或者 实用 新型 的 技术 领 域 应

12、当 是 要 求 保 护 的 发 明 或 者 实 用 新 型 技 术 方 案 所 属 或 者 直 接 应 用 的 具 体 技 术 领域 ， 该具 体的 技术 领域 往往 与发 明或 者实 用新 型在 国际 专利 分类 表中 可能 分入 的最 低 位置有 关。上述 教导 给予 我们 的指 引是 ： 第 一 ， 对 于 专利 文献 ， 其 专 利分 类号 可以 作为 确定 “ 技 术领域 ” 的参 考； 第二 ，对 于非 专利 文献 ，也 可以 借助 国际 专利 分类 表进 行参 考分 类。对于 专利 “ 所属 的技 术领 域 ” ，通 常意 义讲 ，能 够与 被评 价创 造性 的专 利分 入相 同

13、分 类位置 的现 有技 术， 应 当 被认 为属 于相 同的 技术 领域 。 但 应 当注 意的 是， 凡 事 不能 绝对 ， 分 类号可 以作 为参 考， 但 不 能作 为确 定技 术领 域的 唯一 依据 ， 是 否 属于 相同 的技 术领 域， 还 应 当根据 本领 域技 术人 员的 认知 来进 行判 断。 对于 “ 相近 或者 相关 的技 术领 域 ” ，首 先包 括的 就是 现有 技术 中明 确给 出指 引延 伸到 的与专 利申 请所 属领 域相 关的 相邻 技术 领域 ；其 次应 当包 括本 领域 技术 人员 普遍 能够 知晓 的 通用技 术领 域； 另外 ，还 应当 包括 比专 利

14、所 属的 专有 领域 适当 上位 的更 宽泛 技术 领域 。 对于 “ 其他 技术 领域 ” ，顾 名思 义， 应该 就是 除了 所属 技术 领域 和相 近、 相关 技术 领域之外 的技 术领 域、相 隔 较远 的技 术领 域等 等，应 当 排除 在评 价实 用新 型专 利创 造性 的考 虑 范围 之 外 。 这里 着重 想说 明一 下关 于技 术领 域跨 度的 问题 。某 实用 新型 专利 权涉 及一 种带 有闪 烁 二极管 灯的 鞋， 某 当 事人 请求 宣告 该专 利无 效， 提 交 的证 据中 ， 最 接 近的 现有 技术 同样 公开 了带有发 光系 统的 鞋， 本专 利与 该证 据之

15、 间的 区别 在于 安装 于鞋 中的 发光 二极 管工 作模 式不同。 此 时， 专 利复 审委 员会 引用 了 电 子技 能基 础 一 书中 有关 “ 发光 二极 管 ” 工作 原理 的部分， 与最 接近 的现 有技 术结 合评 述了 该实 用新 型专 利不 具备 创造 性 6。在该 案诉 讼阶 段，原告 （ 专 利权 人） 虽 然 对两 篇对 比文 件的 领域 差距 、 能 否 结合 提出 了异 议， 但 最 终人 民法 院认可了专利复审委员会对创造性的评述方式，维持了该无效决定7。在该案例中，尽管鞋和电子 电路 的领 域貌 似相 差很 大，但 由 于鞋 底中 应用 了发 光二 极管 ，两

16、 个 领域 之间 就建 立了 交叉联 系， 此时 不能 再简 单地 由于 领域 跨度 大而 排除 在对 现有 技术 的考 虑范 围之 外。 2、 对 “ 简 单叠加 ” 的 探讨审 查指 南 规 定 ， 对 于 发明 专利 而言 ， 可 以 引用 一项 、 两 项 或者 多项 现有 技术 评价 其创造 性。对 于实 用新 型专 利而 言，一 般 情况 下可 以引 用一 项或 者两 项现 有技 术评 价其 创造 性 ，对于 由现 有技 术通 过 “ 简单 的叠 加 ” 而成 的实 用新 型专 利， 可 以 根据 情况 引用 多项 现有 技 术评 价 其 创 造 性 。 ”可见 ， 审 查 指南

17、中关 于现 有技 术数 量的 限制 不是 绝对 的， 其 中 “ 简单 的叠 加 ” 作为 特 例被排 除在 外。 因此 需要 着重 讨论 的是 什么 情况 属于 “ 简单 的叠 加 ” 。简单 叠加 属于 组合 发明 的一 种。 审 查指 南 对 发 明创 造性 的判 断中 规定 ： “ 如果 要求 保护的发 明仅 仅是 将某 些已 知产 品或 方法 组合 或连 接在 一起 ,各自以 其常 规的 方式 工作 ,而且总 的技 术效 果是 各组 合部 分效 果之 总和 ，组 合后 的各 技术 特征 之间 在功 能上 无相 互作 用 关系， 仅仅 是一 种简 单的 叠加 ，则 这种 组合 发明 不

18、具 备创 造性 ” 。上 述是 对发 明创 造性 审查 的规定 ， 对 于 实用 新型 的创 造性 评价 可借 鉴的 是： 第 一 ， 如 果 要引 用两 项以 上现 有技 术 “ 简 单叠加 ” 评价 一件 实用 新型 专利 的创 造性 ，一 般应 当仅 针对 组合 发明 ；第 二， 判断 简单 叠加 ，最根 本是 考虑 技术 特征 之间 有无 关联 、在 功能 上有 无相 互支 持。 6详见专利复审委员会第 1028号无效宣告请求审查决定。7详见北京市第一中级人民法院（ 207）一中行初字第 154号。例如 ，某 涉及 “ 一种 刨刀 ” 的实 用新 型专 利， 其授 权公 告的 权利 要

19、求 书如 下： “ 1.一种刨刀 ，由 刀体 （ 1）组 成， 刀体 （ 1）上 有刃 口（ 2）， 其 特 征 是 ： 刃 口 （ 2）分 为光 滑面 和粗糙面 两个 层面 ” 。无 效宣 告请 求人 提供 的两 篇证 据分 别显 示， 本领 域技 术人 根据 现有 技术 能够实 现将 刨刀 刃口 打磨 成光 滑面 ，也 能 够将 刃口 打磨 成粗 糙面 。两 审 法院 以及 专利 复审 委 员会最 终均 一致 认为 ，虽 然 打磨 成光 滑面 或粗 糙面 都很 容易 实现 ，但 是 在同 一刀 体刃 口上 同 时打 磨 出 “ 光滑 面和 粗糙 面两 个层 面 ” 的技 术特 征之 间是

20、有相 互关 联关 系的 ， 其 也 能实 现特 定的技 术效 果， 不能 因为 其技 术方 案看 起来 “ 很简 单 ” 就认 定其 属于 不具 备创 造性 8。总的 来说 ，对 于使 用多 篇对 比文 件评 价 实用 新型 的创 造性 ，判 断是 否属 于简 单叠 加时 ，应该 非常 慎重 。要 综 合考 虑被 评价 专利 是否 属于 组合 发明 ，各 技 术特 征之 间是 否确 实无 相 互支持 和影 响， 综合 考虑 、谨 慎判 断。 3、 对技术效果及其他辅助 性 判断标准的 探 讨虽然 审 查指 南 中 对 实用 新型 创造 性判 断强 调的 是 “ 现有 技术 的领 域 ” 和 “

21、 现有 技 术的数 量 ” 两个 方面 ， 但 实 际应 用中 ， 应 当 特别 重视 技术 效果 方面 的因 素， 并 且 不能 忽视 对 其他辅 助性 判断 标准 的考 虑。在 考 虑实 用新 型专 利是 否具 备创 造性 时，不 应 轻易 作出 不具 创 造性的 结论 。 在 技 术效 果方 面， 对 于 实用 新型 专利 而言 ， 作 为 与发 明的 区别 ， 不 必对 意想 不 到的技 术效 果进 行讨 论，只 需 考虑 实用 新型 是否 具有 乐于 被人 们接 受的 技术 效果 即可 。但 是 应当注 意，乐 于 被人 们接 受的 技术 效果 是判 断创 造性 过程 中需 要考 虑

22、的 一个 因素 ，它 给 人们 提供一 种思 考问 题的 方式 ，应 当 与其 他因 素一 起结 合考 虑，但 不 能作 为实 用新 型具 有创 造性 的必须 条件 ， 否 则 ， 这 也 将提 高实 用新 型的 创造 性标 准。 对 于 实用 新型 专利 的创 造性 而言 ， 还应当 考虑 是否 存在 商业 成功 、是 否 克服 了技 术偏 见等 等辅 助性 的判 断标 准。将 各 种因 素结 合起来 综合 考虑 ，才 能有 助于 实用 新型 创造 性判 断的 更加 客观 合理 。 五 、结语 综上 所述 ， 对 于 实用 新型 的创 造性 ， 一 方 面其 具有 显著 区别 于发 明的 自

23、身 特点 ， 另 一方面 ，由 于 只有 到无 效阶 段才 会涉 及到 实用 新型 专利 创造 性的 判断 ，因 此 造成 了实 用新 型 的创造 性不 仅比 较特 殊而 且往 往对 其深 入讨 论较 少。因 此 ，关 于 实用 新型 创造 性的 深入 探讨 还有很 大空 间。 由 于 水平 有限 ， 希 望 本文 能够 起到 抛砖 引玉 的作 用， 今 后 对于 实用 新型 创造 性的审 查标 准能 够做 进一 步细 化、 明确 和统 一。8详见 （ 204） 一 中行初字第 732号 行 政 判 决 书 、（ 205） 高 行终字第 12号行政判决书、 专利复审委员 会第 913号无效宣告请求审查决定。作者 ：中 国国 际贸 易促 进委 员会 专利 商标 事务 所 黄永 杰联系 方式 ：西 城区 复兴 门外 大街 158号远 洋大厦 F10层中 国国 际贸 易促 进委 员会 专利 商标 事务所 邮编 ： 100031联系 电话 ： 010-66046332， 13693665127