1、1,对审查意见通知书的答复（意见陈述书和对专利申请文件的修改）,第一节 引 言第二节 审查意见通知书的答复第三节 专利申请文件的修改第四节 意见陈述书的撰写第五节 对通知书中几类主要实质性缺陷的处理第六节 案例分析,授课提纲,第一节 引 言 一、 审查意见通知书 二、 实质审查程序 三、 相关专利基本知识重点简介,一、审查意见通知书 在实质审查过程中，对于绝大多数发明专利申请，审查员都要采用审查意见通知书的形式将实质审查意见告知申请人。申请人的答复可以仅仅是意见陈述书，也可以进一步包括经修改的申请文件。 意见陈述书的重要性：一个合格的专利代理人应当能够依照专利法及其实施细则的有关规定，通过陈述
2、意见和修改专利申请文件，为委托人谋求尽可能有利的审查结果，充分维护委托人的利益。,一、审查意见通知书（续）1. 实质审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书 （1）第一次审查意见通知书是审查员经过实质审查后首次发出的通知书，除了极少数可直接授权的专利申请外，国家知识产权局专利局都必须发出第一次审查意见通知书。 （2）再次审查意见通知书是针对申请人的意见陈述书及新修改的专利申请文件继续进行实质审查后发出的。,6,2. 审查意见通知书主要由专用标准表格和审查意见通知书正文两部分组成，但还可以有附件 在专用标准表格中给出实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的
3、结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。,一、审查意见通知书（续）,7,表格4,8,9,表格6,10,11,2. 审查意见通知书主要由专用标准表格和审查意见通知书正文两部分组成，但还可以有附件 在通知书正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件所存在的其他问题。,一、审查意见通知书（续）,12,二、实质审查程序,阅读/理解文件,检索,全面审查,第一次审查意见通知书,继续审查,授权,驳回,答复/修改,视撤,恢复,复审后的前置审查/继续审查,电话讨论/会晤,二、实质
4、审查程序（续）,1. 实质审查程序所遵循的基本原则（1）请求原则 除专利法及其实施细则另有规定外，实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才能启动。只能根据申请人依法正式呈请审查的申请文件进行审查。（2）听证原则 作出驳回决定前，应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会。（3）程序节约原则 应当尽可能缩短审查过程。除确认申请根本没有授权前景外，应在第一次审查意见通知书中，将申请所有不符合法、细则规定的所有缺陷通知申请人。（注意：不得以节约程序为理由而违反请求原则和听证原则）,14,2. 实质审查依据的文本 审查员首次审查所使用的文本通常是
5、申请人按照法及其细则规定提交的原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件。主动修改的机会： 细则51.1：申请人在提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，对发明专利申请进行了主动修改的。,二、实质审查程序（续）,15,3. 审查手段发明专利申请实质审查的主要审查手段：审查意见通知书发明专利申请实质审查的辅助审查手段：会晤；电话讨论；调查、取证,二、实质审查程序（续）,二、实质审查程序（续）,4. 授权通知书和驳回决定（1）授权通知书 发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，专利局应当作出授予专利权的决定。在作出授予专利权的决定之
6、前，应当发出授予发明专利权的通知书。授权的文本，必须是经申请人以书面形式最后确认的文本。,二、实质审查程序（续）,（2）驳回决定 发明专利申请如果经申请人陈述意见或者进行修改后，仍有专利法实施细则第53条规定情形之一的，申请将被驳回。细则53条规定了发明专利申请被驳回的种类。,18,二、实质审查程序（续）,驳回决定的条件（时机） 审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和或进行修改申请文件的机会。即审查员作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告
7、知过申请人。,第二节 审查意见通知书的答复 一、审查意见通知书答复的总体考虑原则 二、答复审查意见通知书时的主要工作,一、审查意见通知书答复的 总体考虑原则,1. 全面、准确地理解审查意见通知书 认真阅读审查意见通知书，对照专利申请文件，全面准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的内容，针对具体情形作出正确的前景判断，在此基础上确定答复审查意见通知书的策略。,一、审查意见通知书答复的 总体考虑原则（续）,2. 维护委托人的利益 应当根据专利法及其实施细则的规定，通过陈述意见和修改专利申请文件，为委托人谋求尽可能有利的审查结果，充分地维护委托人的利益。其中，尤其要正确处理争取早日授权
8、和尽可能取得充分保护之间的关系。,一、审查意见通知书答复的 总体考虑原则（续）,3. 尊重委托人的意见 专利代理人是受申请人的委托代其办理专利申请的有关手续，因此应当按照委托人的意见处理有关事务。 答复审查意见通知书时，应当正确处理好与委托人之间的关系，要帮助委托人正确理解通知书的内容，甚至可以向其提出有关建议，但在接到委托人指示后，通常应当按照委托人指示办。 【注】作为考试来说，这一点不需要考虑。,二、答复审查意见通知书时的 主要工作,1. 阅读审查意见通知书 （1）明确该通知书对申请文件的总体倾向性意见：肯定性、不定性、否定性。 （2）阅读重点放在审查意见通知书中所指出的实质性缺陷，尤其是
9、对权利要求的评价上。 （3）对审查意见通知书中提出的所有意见进行归纳整理。,二、答复审查意见通知书时的 主要工作（续）,2. 对审查意见通知书的内容及引用的证据进行分析 （1）仔细研究审查意见通知书的具体意见，必要时结合申请文件本身的内容以及通知书中引用的对比文件进行，从而正确地理解通知书指出的缺陷，以便转告委托人。 （2）分析判断审查意见是否正确，以便向委托人提出初步建议和商讨审查意见通知书答复的应对策略。,二、答复审查意见通知书时的 主要工作（续）,3. 向委托人转达审查意见 （1）根据对审查意见的分析结果采取不同的审查意见转达方式。 （i）审查意见正确，申请无授权前景； （ii）审查意见
10、基本正确，适当修改文件有可能取得授权； （iii）审查意见明显错误； （iv）审查意见可以商榷。 （2）在转达审查意见时，要求委托人注意答复期限。,二、答复审查意见通知书时的 主要工作（续）,4. 撰写意见陈述书和修改专利申请文件 根据委托人的指示，开始着手答复审查意见阶段最重要的两件工作： 修改专利申请文件；撰写意见陈述书； 【注】以上两部分将专门作详细说明 【说明】在考试时，无需有上面所述第3步，在对审查意见通知书作出分析后，就直接考虑如何修改专利申请文件和撰写意见陈述书。,二、答复审查意见通知书时的 主要工作（续）,5. 审查意见通知书答复期限的监视 由于不按期对审查意见通知书作出答复将
11、会导致专利申请被视为撤回，因此在答复审查意见阶段应当监视审查意见通知书的答复期限（第一次审查意见通知书的答复期限为4个月，再次审查意见通知书的答复期限为2个月）。 如果来不及答复，应当在期限届满前提出延期请求，并缴纳有关费用。,28,第三节 专利申请文件的修改一、答复时修改申请文件应当考虑的问题二、有关答复时修改申请文件的规定,29,一、答复时修改申请文件 应当考虑的问题,1. 总体原则 （1）消除通知书中所指出的且确实存在的缺陷； （2）尽可能为委托人争取较宽的保护范围； （3）符合法、细则和指南中有关修改专利申请文件的规定； （4）注意修改后的申请文件不要出现新的不符合法、细则和指南中有关
12、修改专利申请文件相关规定的情况。,30,2. 具体考虑 （1）对于通知书中指出的实质性缺陷确实存在时，在修改专利申请文件时既要克服通知书中所指出的缺陷，又要为申请人争取更充分的保护； （2）对于审查意见通知书中所指出的形式缺陷，在修改申请文件中应当予以克服； （3）全面、深入地理解申请文件说明书中披露的信息，准确地认定发明点，以便确定修改方向。,一、 答复时修改申请文件 应当考虑的问题（续）,31,（4）在专利申请文件符合专利法及其实施细则有关规定的前提下，为委托人争取获得尽可能宽的保护范围。 （5）对权利要求书进行修改时，除了必须遵循法第33条规定的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围
13、和细则第51条第3款规定的针对通知书指出的缺陷进行修改这两条基本原则外，还应当符合权利要求书撰写的各项要求。,一、 答复时修改申请文件 应当考虑的问题（续）,32,3. 应试时需要注意的几点 （1）修改后的独立权利要求所请求保护的技术方案应当具备法第22条第2款和第3款规定的新颖性和创造性； （2）在保证修改后的独立权利要求具有新颖性和创造性的同时，应当避免将非必要技术特征写入独立权利要求； （3）修改后的权利要求应当以说明书为依据，清楚、简要地限定专利要求保护的范围；,一、 答复时修改申请文件 应当考虑的问题（续）,33,（4）修改后的权利要求不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 （5）
14、注意克服通知书中虽未指出、但是权利要求书中存在的其他形式缺陷； （6）考虑是否可以针对不同的具体实施方式适当增加一些从属权利要求。（是否增加从属权利要求可以从出题要求以及是否允许增加从属权利要求两方面作综合考虑）,一、 答复时修改申请文件 应当考虑的问题（续）,34,1. 修改原则法33条 对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。 目的：对修改的限制是为了防止由于修改而违反法9条规定的先申请原则。,二、有关答复时修改申请文件的规定,35,法33条的含义,如果所属技术领域的技术人员认为修改后的说明书和/或权利要求书中存在着不能从原申请直接且毫无疑义地确定的内容，
15、则修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。,36,2. 修改时机细则51条3款,收到审查意见通知书后对专利申请文件的修改应当针对通知书指出的缺陷进行。,37,以下情形不能视为针对通知书缺陷进行的修改： (1) 主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。 (2) 主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。 (3) 主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。 (4) 主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。 （5）主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案
16、在原权利要求书中未出现过。,二、有关答复时修改申请文件的规定（续）,第四节 意见陈述书的撰写 一、 正确撰写意见陈述书 二、意见陈述书的主要内容 三、考试时撰写意见陈述书应当注意的几个问题,一、 正确撰写意见陈述书,1. 如果专利申请还存在被批准为专利的前景，意见陈述书应当全面答复审查意见通知书表达的所有审查意见和提出的问题、要求。 对于形式缺陷，应当尽量配合审查员，通过修改专利申请文件来克服或者消除缺陷； 对于实质性缺陷，认为有必要对专利申请文件进行修改的，应当有理有据地阐述所作修改能够克服审查意见通知书所指出的缺陷的理由，并对所作修改作出说明；认为审查意见存在不当之处的，应当依据专利法、实
17、施细则以及审查指南的有关规定，合情合理地陈述反驳意见。,2. 审查意见通知书提出有关疑问，要求申请人予以回答、解释的，专利代理人应当给予充分答复，必要时辅以有关证据和辅助资料。与此同时，专利代理人必须注意陈述的分寸，避免日后在专利侵权诉讼中因为适用禁止反悔原则而使委托人蒙受不应用的损失。3. 意见陈述书应当词语规范，有理有据，层次清楚，表述准确，有逻辑性，有针对性，充分阐述委托人的立场。意见陈述书应当避免强词夺理，避免仅仅罗列不着边际的套话。,一、 正确撰写意见陈述书（续）,二、意见陈述书的主要内容,1. 起始格式句2. 简要说明针对通知书指出缺陷所进行的修改3. 重点分析和论述与审查意见不一
18、致之处（如果对申请文件进行了修改，则应在该部分重点分析和论述修改后的权利要求如何克服了通知书中指出的缺陷。【重点内容】4. 结尾句最后一部分可简单地说明希望和要求。,二、意见陈述书的主要内容（续）,1. 起始格式句【例如】审查员： 申请人仔细地研究了您对本申请的审查意见，针对该审查意见所指出的问题，申请人对申请文件作出了修改并陈述意见如下：,二、意见陈述书的主要内容（续）,2. 简要说明针对通知书指出缺陷所进行的修改 在起始格式句后，首先在意见陈述书中说明针对审查意见通知书指出的缺陷，对申请文件哪些地方作出了修改，并指出这些修改（尤其是权利要求书的修改）的依据，即在原说明书和权利要求书中的出处
19、，以说明所作修改符合专利法第33条的规定。,二、意见陈述书的主要内容（续）,【例如】一、修改说明1. 修改了独立权利要求1，在其特征部分加入了以下技术特征：，以使该独立权利要求1符合专利法第22条第2款和第3款有关新颖性和创造性的规定。该修改的依据来自于说明书第二个实施例和第三个实施例，说明书最后一段以及图3。2. 修改了从属权利要求4的主题名称，使其与所引用权利要求的主题名称相一致。符合A33、R51.3,二、意见陈述书的主要内容（续）,【重点内容】3. 重点分析和论述与审查意见不一致之处（如果对申请文件进行了修改，则应在该部分重点分析和论述修改后的权利要求如何克服了通知书中指出的缺陷）【下
20、面以权利要求的新颖性、创造性问题为例作出具体说明】,二、意见陈述书的主要内容（续）,通常可分三个层次来论述修改后的权利要求具有新颖性和创造性。 第一个层次：简单重复审查员对该申请有关新颖性和创造性的审查结论，明确申请人为了克服该缺陷而采取的修改方案，及修改后的权利要求具有新颖性和创造性的结论。,二、意见陈述书的主要内容（续）,【例如】 针对通知书中关于权利要求1到3不具备新颖性的审查意见，通过在独立权利要求1中增加对比文件1和2中均没有公开过的技术特征，以使修改后的独立权利要求1及其从属权利要求2和3具备了专利法第22条第2款和第3款规定的新颖性和创造性。,二、意见陈述书的主要内容（续）,第二
21、个层次（论述修改后的权利要求具有新颖性）： 对审查意见通知书中所引用的对比文件进行分析，逐篇指出修改后权利要求的技术方案与所引用的对比文件的区别，从而说明该技术方案相对于其中的每一篇对比文件具有新颖性。 【说明：从技术领域、解决的技术问题、技术方案和技术效果这四个方面考虑存在的区别】,二、意见陈述书的主要内容（续）,第三个层次（论述修改后的权利要求具有创造性）：将考试中给出的几篇对比文件和公知常识结合起来说明该技术方案具有创造性【采用“三步法”进行分析】。【三步法第一步】 从通知书所引用的对比文件中确定一篇最接近的现有技术；【三步法第二步】 指出上述独立权利要求的技术方案与该最接近现有技术之间
22、的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；,二、意见陈述书的主要内容（续）,【三步法第三步】 进一步指出通知书中引用的其他对比文件或公知常识中未给出将上述区别技术特征应用到该最接近现有技术中来解决上述实际解决的技术问题的技术启示，从而说明该权利要求相对于通知书中引用的对比文件和公知常识具有突出的实质性特点。 在此之后，要进一步根据其所解决的技术问题说明其有益效果以说明该技术方案具有显著的进步。,二、意见陈述书的主要内容（续）,4. 结尾句最后一部分可简单地说明希望和要求。【例如】 申请人相信，修改后的权利要求书已经完全克服了第一次审查意见通知书中指出的新颖性和创造性问题，并克服了其他一些形式缺陷
23、，符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定。如果审查员在继续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，敬请联系本代理人，申请人及本人将尽力配合审查员的工作。 专利代理人：XXX,52,三、考试时撰写意见陈述书 应当注意的几个问题,1. 要认真阅读试题说明，按照答题要求进行答题；2. 一般来说，应试者在撰写意见陈述书和修改权利要求书时应当接受并仅限于本试卷所提供的信息；,53,3. 在阅读理解申请文件时，确定本发明相对于其背景技术中的现有技术（尤其是最接近现有技术）解决了什么技术问题，采取了哪些技术措施，产生哪些技术效果；4. 在阅读理解申请文件时应当对说明书具体实施方式所涉及到的发明创造内容有清楚
24、的了解;5. 论述时应当以专利法、专利法实施细则和审查指南的规定为依据进行论述；,三、 考试时撰写意见陈述书 应当注意的几个问题（续）,54,6. 如果需要对专利申请文件进行修改，那么在修改的同时，还应当充分地阐述所作修改能够克服审查意见通知书中所指出的实质性缺陷的理由；7. 在撰写意见陈述书过程中，应试者应当对修改后的各项权利要求具备新颖性和创造性的理由进行充分地阐述； 8. 应试者应当遵循“单独对比原则”来就新颖性问题进行意见陈述，而且应当能够正确地分析出专利申请中所包含的未被对比文件公开的技术特征；,三、 考试时撰写意见陈述书 应当注意的几个问题（续）,55,9. 应当在创造性评述过程中
25、，运用包含“三步法” 在内的判断基准来就创造性问题进行意见陈述，判断时应当能够正确合理地对事实及技术效果进行分析和阐述；此外，在论述了具有突出的实质性特点后，还需对具有显著的进步作出说明；10. 意见陈述书还应当层次清楚、有理有据、有逻辑性、有针对性，能够充分阐述委托人的立场。,三、 考试时撰写意见陈述书 应当注意的几个问题（续）,56,实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。,陈述要点：是否能够在产业上制造或使用；是否具备再现性；是否属于外科手术方法；是否属于极限条件下测量生理参数的方法；等等,57,专利法第二十六条第四款-2 权利要求书：清楚、简要地表述请求保
26、护的范围。陈述要点：用词是否清楚、准确；技术方案中各部件、步骤的位置关系、连接关系、工艺步骤是否清楚；本领域技术人员的理解；是否简要。,58,第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。陈述要点：修改依据的原始文件的出处；其中记载的内容；是明确记载了修改的内容，还是隐含公开了该内容；得出修改不超范围的结论。,59,独立权利要求的技术方案是否完整（R20.2）,陈述要点：发明所解决的技术问题是什么；为了解决该问题，采用了什么样的技术方案，该方案中每个部
27、件（步骤）与解决的技术问题的关联；是否解决了上述问题；得出技术方案完整的结论。,60,专利法第三十一条第一款,一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。陈述要点：独立权利要求之间是否存在共有技术特征；这些共有技术特征是否是现有技术中不存在的；是否属于一个总的发明构思；得出有单一性的结论。,61,第五节 针对几类主要实质性缺陷的意见陈述要点,62,第六节 意见陈述书的撰写练习,权利要求书1、一种生物反馈平衡检测仪，用于获得人体姿势控制机能的动态参数，进行人体平衡检测和训练，包括：压力传感器、动态平台和计算机分
28、析处理系统，所述动态平台包括固定底座和平台上板，所述压力传感器位于所述固定底座与所述平台上板之间，所述平台上连接有电力驱动机构。2、一种如权利要求1所述的生物反馈平衡检测仪，其中所述平台上板上设置有柔性脚垫。,63,64,65,第一次审查意见通知书正文,申请号：xxxxxxxx.x 本申请涉及一种生物反馈平衡检测仪，经审查，意见如下：1、权利要求1不具备专利法第22条第2款所规定的新颖性 对比文件1（USxxxxxxxA）公开了一种生物反馈平衡检测仪，它也是用于获得人体姿势控制机能的动态参数，进行人体平衡检测和训练，并包括：压力传感器、动态平台和计算机分析处理系统，其动态平台包括固定底座和平台
29、上板，其压力传感器位于固定底座与平台上板之间，该平台上连接有电,66,力驱动机构（参见对比文件1的说明书第2栏第30行-第3栏第55行、图2-5）。即对比文件1公开了独立权利要求1的全部技术特征，因此，权利要求1不具备新颖性。2、权利要求2不具备专利法第22条第3款所规定的创造性 对比文件1的平台上板下面还设置有柔性管，虽然本申请权利要求2的柔性脚垫设置在平台上板上，而对比文件1中的柔性管设置在平台上板和固定底座之间，但它们所起的作用相同，都是为了使受试者站在上面产生不稳定的感觉，而柔性脚垫也是平衡训练仪器中经常使用的一种使人产生不稳定感的柔性部件，因此该权利要求不具备创造性。,67,基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备新颖性或创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求书进行重新组合和/或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具备新颖性和创造性的充分理由，本申请将被驳回。,68,69,70,71,72,谢 谢 ！,
