1、1上篇 专利权及侵害之认识第一章 前言第一节 专利权之定义与性质一、专利制度系政府藉授予申请人专有排他之专利权，以保护其研发之发明或创作，并鼓励其公开研发成果，使公众能利用之制度。二、专利权是一种排他权利。专利权人在一定期间内，享有专有排除他人未经其同意而制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或为上述目的而进口该物品（或该新式样及近似新式样物品）之权（专利法第五十六条第一项、第一百零六条第一项、一百二十三条第一项） ；或专有排除他人未经其同意而使用该方法及使用、为贩卖之要约、贩卖或为上述目的而进口该方法直接制成物品之权（专利法第五十六条第二项） 。三、专利权之授予须经审查。由于专利权具有强大之排他权能
2、，专利申请案应符合可专利性之要件，始能授予专利权，必须经过专利专责机关之实体审查或形式审查程序，始能授予专利权。四、专利权属于无体财产权，得为让与、继承或设定质权之标的。专利权系由国家授予有期限之权利，因其无形不能占有之，亦无所在地等性质，故其并非一般的所有权，称之为无体财产权。专利权具有经济上、商业上之利益与价值，得为让与、继承或设定质权之标的（专利法第六条） 。惟应注意者，对于专利权之让与、信托、继承与设质，应向专利专责机关申请登记，未经登记者，不得对抗第三人（专利法第五十九条） 。第二节 专利之种类2专利法第二条规定：本法所称专利分为下列三种：一、发明专利。二、新型专利。三、新式样专利。
3、 本节就三种专利分述如下：一、发明专利依专利法第二十一条规定：发明，指利用自然法则之技术思想之创作。 发明专利必须是利用自然界中固有之规律所产生之技术思想的创作。由该定义之意旨，专利法所指之发明必须具有技术性（technical character） ，即发明解决问题的手段必须是涉及技术领域的技术手段。发明专利分为物之发明及方法发明两种，以应用 、 使用或用途为申请标的之用途发明视同方法发明。分述如下：1.物之发明，包括：物质：例如化合物 A。物品：例如螺丝。2.方法发明，包括：物的制造方法：例如化合物 A 之制造方法，螺丝之制造方法。无产物的技术方法：例如空气中二氧化硫之检测方法，使用化合物
4、 A 杀虫的方法。3.用途发明，包括：物的新用途：例如化合物 A 作为杀虫之用途（或使用、应用） 。二、新型专利专利法第九十三条规定：新型，指利用自然法则之技术思想，对物品之形状、构造或装置之创作。 新型专利均属利用自然法则之技术思想具体表现于物品之创作，故新型专利仅限于物品之创作，其专利之标的限于形状、构造或装置，不包括方法、用途、生物材料及不具确定形状之物质。三、新式样专利3专利法第一百零九条第一项规定：新式样，指对物品之形状、花纹、色彩或其结合，透过视觉诉求之创作。 新式样专利限于施予物品外观之形状、花纹、色彩或其二者或三者之结合，脱离物品之形状、花纹、色彩不能构成新式样。新式样专利权范
5、围系以图面所揭露之整体设计为准，结合图说所指定之物品始得主张其权利；不得将图面所揭露物品外观之形状与花纹割裂、拆解，亦不得将形状的一部分或花纹的一部分与其他部分割裂、拆解而主张其权利。第三节 专利权之发生与期限专利权期间系政府授予申请人发明、新型或新式样专利之排他权能之期间，分述如下：一、专利法第五十一条第二项及第三项规定：申请专利之发明，自公告之日起给予发明专利权，并发证书。发明专利权期限，自申请日起算二十年届满。 第一百零一条第二项及第三项规定：申请专利之新型，自公告之日起给予新型专利权，并发证书。新型专利权期限，自申请日起算十年届满。 第一百一十三条第二项及第三项规定：申请专利之新式样，
6、自公告之日起给予新式样专利权，并发证书。新式样专利权期限，自申请日起算十二年届满；联合新式样专利期限与原专利权期限同时届满。 二、专利权之取得以审定（新型为处分）核准及缴纳证书费及第一年年费为要件。依专利法第五十一条第一项、第一百零一条第一项、第一百一十三条第一项规定：申请专利之发明（新型、新式样） ，经核准审定后，申请人应于审定书送达后三个月内，缴纳证书费及第一年年费后，始予公告；届期未缴费者，不予公告，其专利权自始不存在。 4第四节 发明专利早期公开与补偿金请求权专利法第四十条第一项及第二项规定：发明专利申请人对于申请案公开后，曾经以书面通知发明专利申请内容，而于通知后公告前就该发明仍继续
7、为商业上实施之人，得于发明专利申请案公告后，请求适当之补偿金。对于明知发明专利申请案已经公开，于公告前就该发明仍继续为商业上实施之人，亦得为前项之请求。 该两项规定系鉴于利益平衡之考虑，给予申请人补偿金请求权，由于公告前专利申请人未取得权利，尚无侵权可言，故非赔偿金请求权。此外，补偿金请求权必须于公告取得专利权后始得主张，而专利公开到审定通常需要相当之期间，依同条第四项规定，补偿金请求权之时效，自公告之日起算，二年间不行使而消灭。第五节 新型专利权人行使权利应注意事项一、新型专利改采形式审查制知识经济时代，信息发展一日千里，某些技术领域之产品生命周期发展迅速，发明人、创作人将其发明创作迅速投入
8、市场之需求更为殷切。我国于民国九十三年七月一日起改采形式审查，加快新型专利申请案处理时间，尽早发给专利证书，以达到早期授予权利之目的。对于新型专利申请案之审查，仅判断形式审查要件，不包括实体审查要件。经形式审查后，认定申请专利之新型并无不予专利之情形者，应准予专利，并公告申请专利范围及图式。二、新型专利技术报告之申请由于新型专利采形式审查，未审查实体专利要件，以致新型专利权的权利存在着不安定性及不确定性。若专利权人不当行使此种不确定的新型权利，对于公众之利用及研发可能有不利影响。5依专利法第一百零三条第一项规定：申请专利之新型经公告后，任何人得就第九十四条第一项第一款、第二款、第四项、第九十五
9、条或第一百零八条准用第三十一条规定之情事，向专利专责机关申请新型专利技术报告。 任何人得就申请专利之新型是否具有新颖性、进步性、拟制丧失新颖性或先申请原则等实体专利要件，请求智能财产局制作新型专利技术报告 ，作为新型专利权人行使权利或公众利用该新型专利技术之参考。此外，新型专利技术报告之申请于新型专利权当然消灭后，仍得为之（专利法第一百零三条第五项） ，以行使仍有可能发生或存在之损害赔偿请求权、不当得利请求权等。三、新型专利技术报告之性质及效力新型专利技术报告在法律上之效力为何，各国之规范不尽相同。日本、德国认为新型专利技术报告制度仅提供新型专利权有效与否之信息，一方面提醒新型专利权人审慎行使
10、权利，另一方面则防止有瑕疵之权利的不当行使，新型专利技术报告不具有任何法律效力，故即使其否定新型专利之新颖性或进步性等实体要件，在依法定程序撤销其新型专利前，专利权仍属有效。韩国则将新型专利技术报告制度设计为一种类似事后审查的制度，专利主管机关得依据新型专利技术报告，判断该新型专利是否具有新颖性、进步性等实体要件，并做出具有行政处分效力的决定。我国已设有举发制度，若赋予新型专利技术报告法律效力，并无实质意义，可能使新型专利权人误认为具有此种效力的技术报告可以强化权利，因而申请专利技术报告，徒增行政负担。新型专利技术报告非行政处分，性质上应属行政机关无拘束力之报告，仅作为行使权利或利用技术之参考
11、。任何人认为该新型专利有不应核准专利之事由，仍应依专利法第一百零七条第一项规定提起举发，始能撤销该新型专利权。四、新型专利技术报告之提示6依专利法第一百零四条之规定，新型专利权人行使新型专利权时，应提示新型专利技术报告进行警告，此为新型专利技术报告制度设计之核心。核其意旨，仅系防止权利之滥用，并非在限制人民诉讼权利，即使新型专利权人未提示新型专利技术报告，亦非不得提起民事诉讼，法院就未提示新型专利技术报告之案件，亦非当然不受理。五、新型专利权人于其专利权遭撤销时之赔偿责任(一) 依专利法第一百零五条之规定，新型专利权人之专利权遭撤销时，就其于撤销前，对他人因行使新型专利权所致损害，应负赔偿之责
12、；前项情形，如系基于新型专利技术报告之内容或已尽相当注意而行使权利者，推定为无过失。新型专利仅经过形式审查即取得专利权，为防止权利人不当行使权利，致他人遭受损害，应要求专利权人在审慎行使权利。新型专利权人行使权利后，若该新型专利被撤销，而专利权人未尽相当之注意，得推定其行使权利时有过失，原则上，应对他人所受之损害负赔偿责任。(二) 由于申请新型专利技术报告须耗费相当时日，当状况紧急须迅速行使权利抑制损害之扩大时，若仍要求新型专利权人必须先取得技术报告始能行使其权利，显然不符实际需要，有损专利权人之权益。因此，若新型专利权人已尽相当注意之义务，例如审慎征询过相关专业人士（律师、专业人士、专利代理
13、人）之意见，而对其权利内容有相当之确信后始行使权利者，不宜径行课以责任。7第二章 专利权之效力与限制第一节 专利权之效力一、专利权之权能专利法第五十六条第一项规定，发明之物品专利权人，专有排除他人未经其同意而制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或为上述目的而进口该物品之权。 专利法第五十六条第二项规定，发明之方法专利权人，专有排除他人未经其同意而使用该方法及使用、为贩卖之要约、贩卖、或为上述目的而进口该方法直接制成物品之权。 专利法第一百零六条第一项规定，新型专利权人，专有排除他人未经其同意而制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或为上述目的而进口该新型专利物品之权。 专利法第一百二十三条第一项规定，新式样
14、专利权人就其指定新式样所施予之物品，专有排除他人未经其同意而制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或为上述目的而进口该新式样及近似新式样专利物品之权。 独立新式样专利权范围包括该新式样及近似之新式样 ，解释新式样专利权之效力与限制时，应包括相同及近似之新式样。专利法第一百二十四条第一项规定， 联合新式样专利权从属于原新式样专利权，不得单独主张，且不及于近似之范围。 二、专利权之实施态样专利权为专利权人专有排除他人未经其同意或授权实施（包括制造、为贩卖之要约、贩卖、使用及为上述目的而进口）专利说明书中之申请专利范围所载之发明或新型（新式样专利则为图面所揭露之新式样及近似之新式样）之权利。排他权之意涵在于
15、专利权人取得专利权后，专有排除他人实施其专利权，但并不当8然享有实施其专利权之权利。若专利权人实施其专利权会抵触他人之专利权范围，则不得实施，否则即有侵害他人专利权之虞。所谓制造系指以包括但不限于物理、化学、生物技术等手段生产之行为。所谓为贩卖之要约（offering for sale） 系指明确表示要贩卖之行为，包括口头、书面等各种方式，例如于货物上标定售价并陈列、于网络上广告或以电话表示等要约之引诱行为均属之。为贩卖之要约应采广义之解释。专利法规定为贩卖之要约属侵害专利权行为，系参酌世界贸易组织 （WTO）中与贸易有关之知识产权协议 （Agreement On Trade-Related
16、Aspects Of Intellectual Property Rights；简称 TRIPs）第二十八条第一项之规定。所谓 贩卖系指有偿让与之行为。不论经销商或零售商，均得为专利侵害诉讼之当事人。所谓使用 ，在物品专利权方面，系指实现发明或创作之技术效果之行为，包括对物之单独使用或作为其他物之部分之使用；在方法专利权方面，系指实现发明之每一步骤之行为。在用途发明方面，将已知物用于该发明用途以外者，不属于使用该专利。所谓进口系指为了在国内制造、为贩卖之要约、贩卖、使用为目的，而自国外移入物品或以制造方法所直接制成之物品者，但不及于为上述目的以外之移入。在国际贸易上，若仅收到发票（INVOIC
17、E）尚不属进口。专利法中之制造 、 为贩卖之要约 、 贩卖 、 使用 、进口等行为单独存在时，均会构成侵害专利权。三、专利权之让与、信托、授权或设定质权之效力专利权之让与、信托、授权他人实施或设定质权，非经向智慧财产局登记，其效力不得对抗第三人（专利法第五十九条，第一百零八条准用第五十九条、第一百二十六条） 。9第二节 专利权之限制专利法之目的在于透过保护、鼓励及利用发明创作以促进产业发展。为维护公共利益，促进产业发展，专利法第五十七条（第一百零八条准用） 、第五十八条及第一百二十五条规定专利权效力不及之情事，视为未侵害专利权，以限制专利权之效力。专利权效力不及之规定，系专利侵权诉讼中被告得主
18、张之抗辩事项。一、为研究、教学或试验实施其发明（或新型、新式样） ，而无营利行为者从事研究或试验，通常要在原有技术的基础上进行，若必须取得专利权人的同意始得以进行，反而妨碍研发，不利技术之创新，而有违专利法之立法目的。教学者为教学之需，而有必要实施他人专利权时，若必须取得专利权人的同意始得以进行，将影响技术、学术之传承。鉴于研究、教学或试验行为对于技术创新及学术之贡献，若没有营利行为，尚不致影响专利权人之商业利益，因此列为专利权效力所不及之事项。此处所谓研究、教学或试验 ，不仅指学术性研究、教学或试验，亦包含工业上之研究、教学或试验。应注意者，以专利技术本身为目的所进行的研究、教学或试验虽非专
19、利权效力所及，但若将研究、教学或试验成果予以制造、使用、让与或转让者，仍构成专利权之侵害。此外，于诉讼时，诉讼当事人自行制作他人专利品作为证据，并不适用本规定。二、申请前已在国内使用，或已完成必须之准备者此即学说所称之先使用权（prior use right） 。在实行先申请原则之专利制度下，取得专利权之人不一定是首先发明或首先实施该发明之人，他人可能在申请前已投入人力、物力实施或准备实10施。在此情形下，若嗣后有人申请专利获得专利权，就禁止先使用者继续实施，显然并不公平，而且会造成社会资源之浪费。因此，有必要限制专利权人之权利，赋予先使用人在原有事业范围内有先使用权，得以继续利用该发明。说明
20、如下：1.申请前已在国内使用或已完成必须之准备适用之标的究为物品专利或方法专利，专利法并未限制。但书所称之制造方法 ，应包括实施专利之技术、方法，以及方法专利之方法。2.所谓申请前，是指申请日之前，也就是专利法第二十五条规定的申请日之前；如有主张优先权者，依专利法施行细则第三十七条之规定，则指优先权日以前。对于申请日后所制造之物品，并无先使用权，于专利权生效后不得继续使用。先使用人于申请前已使用或准备行为，不以该专利技术内容达到能为公众得知，而使该专利丧失新颖性为必要。3.所谓在国内使用，系指已经在国内开始制造相同之物品或使用相同之方法，不包括贩卖、使用或进口相同之物品或是依据相同方法直接制成
21、之物品，惟不以自己制造为限，委托他人制造者，亦适用本规定，而该受委托之人之制造亦属先使用权之范围。4.所谓已完成必须之准备，是指为了制造相同之物品或使用相同之方法，已经在国内做了必要之准备。必要之准备行为须为客观上可被认定的事实，例如已经进行相当投资、已完成发明之设计图或已经制造或购买实施发明所需的设备或模具等。若仅是主观上有实施发明之准备，或为购买实施所必要之机器而有向银行借款等准备行为，则不得谓已完成必须之准备。5.先使用人使用或准备行为必须在专利申请前已经进行，而且必须持续进行到申请日。若先使用人虽曾进行使用或准备行为，但已经停止进行，直到他人申请专利后又恢复使用或准备，除非其停止是基于
22、不可抗力因素，否则不得主张先使用权，若于申请日前即以制造、贩卖该物品为业者，实务上认定已有连续使用之行为。116.先使用人应以善意为必要。专利法第五十七条第一项第二款但书及第一百二十五条第一项第二款但书规定，先使用人于申请前六个月内，自专利申请人处知其制造方法，并经专利申请权人声明保留其权利者，始丧失先使用权，并不限于必须是自己研究或以其他合法方式取得者。德国专利法第十二条第一项但书有类似之规定。因此，在申请前六个月内才开始使用或完成准备，须了解其是否为善意之先使用人。若于专利申请人处得知专利技术或方法，且专利申请人已声明保留其专利权，不愿意被泄露或不愿意放弃专利申请权者，应以专利申请人之利益
23、为重，不适用先使用权之规定。发明或创作人是否申请专利，原本应依其意愿，但若其一直不提出申请，不仅影响他人开发、投资之意愿，亦阻碍产业发展，故将期限设定为六个月。7.对于先使用权之范围，专利法第五十七条第二项及第一百二十五条第二项设有限制，先使用人仅能于其原有事业内继续利用。所谓原有事业 ，依专利法施行细则第三十八条之规定，系指申请前之事业规模 ，包括原有之生产量、利用原有之生产设备得达到之生产量或根据原有之准备得达到之生产量。日本规定先使用人限于在其实施或准备实施发明范围内及事业目的范围内，对于有关之发明专利权有通常实施权。所谓发明范围内 ，系指目前所实施之发明本身，如仅实施相关申请专利范围中
24、的一部分时，则仅该部分具有通常实施权。所谓事业目的范围内 ，系指为制造某发明（例如苛性钠）而实施该发明者，在该苛性钠制造之范围内具有通常实施权，但若将该设备用于制铁事业上，则无通常实施权，惟并未限制实施规模须与申请时之规模一致。德国实务亦主张先使用人不受其先前制造或销售数额之限制，扩充企业规模仍在先使用权之范围内，而且在申请前只为自己之使用而生产者，亦得转由他人生产。中国大陆专利法则限于在原有范围内继续制造、使用。8.专利法规定先权限于在原有事业内继续利用，故不得让与。德国12专利法第十二条第一项、日本特许法第九十四条第一项规定，使用权仅能随制造相同物品及使用相同方法之事业一并移转或继承。三、
25、申请前已存在国内之物品为维持现状保护既存状态，将申请前已存在国内之物品列为专利权效力所不及之情事。适用本规定必须符合下列条件：1.所谓申请前 ，是指专利法第二十五条所称之申请日之前；如有主张优先权者，则指优先权日以前。2.必须是在申请前已存在于国内之物品，若申请前未存在，或非存在于国内，即不适用本规定。3.申请前存在于国内之物品，必须为既有之物品达到能为公众得知之状态。若尚未制成物品或制成之物品仅属于秘密持有之状态，不适用本规定。4.依专利法第五十六条第二项规定，方法专利权所保护及于依该方法直接制成之物品。因此，本规定所称之物品，应包括依物品专利及依方法专利直接制成之物品。虽然申请前已存在国内
26、之物品得为提起举发专利权之事由之一，惟举发程序系采当事人进行主义，不论被告是否提起举发，亦不论举发案审查结果，在专利侵权诉讼时，被告仍得以专利权效力不及之规定作为抗辩事项。四、仅由国境经过之交通工具或其装置外国交通工具过境之规定，系对应于巴黎公约第五条之三之规定。为维持国际交通运行顺畅，对于进入我国境内进行运输任务的交通工具，包括船舶、航空器、陆地运输等，以及其上为维持运作所需之装置，应有限制专利权的必要。 仅由国境经过包括临时入境、定期入境及偶然入境。本规定之适用，仅限于专利技术之使用，不包括制造、为贩卖之要约、贩卖、进口之行为。13五、非专利申请权人所得专利权，因专利权人举发而撤销时，其被
27、授权人在举发前以善意在国内使用或已完成必须之准备者本规定系保护善意被授权人之规定，主要是源于民法上善意第三人应予保护之基本原则。依专利法第五条规定，专利申请权，指得依本法申请专利之权利。专利申请权人，除本法另有规定或契约另有约定外，指发明人、创作人或其受让人或继承人。若专利申请人不具备申请权，即使获准专利，得依专利法提起举发。经举发成立，撤销专利权确定后，其权利视为自始不存在，亦即该非专利申请权人自始至终都未取得专利权。专利权经撤销后，真正专利申请权人得依专利法第三十四条第一项之规定提出申请取得专利权。由于非专利申请权人取得专利权至被撤销前，专利证书及专利权簿上所载之专利权人均为该非专利申请权
28、人，若他人基于公示数据之信赖，而与非专利申请权人订定授权实施契约者，应保护其善意之信赖，爰将依该授权契约实施之行为列为专利权效力不及之情事。惟若被授权人明知与其订定授权实施契约之专利权人并非真正专利申请权人，则不适用本规定。对于善意被授权人得使用之范围，专利法第五十七条第二项及第一百二十五条第二项设有限制，善意被授权人仅能于其原有事业内继续利用，故不得让与。所谓原有事业 ，依专利法施行细则第三十八条之规定，系指申请前之事业规模 ，包括原有之生产量、利用原有之生产设备得达到之生产量或根据原有之准备得达到之生产量。六、专利权人所制造或经其同意制造之专利物品贩卖后，使用或再贩卖该物品者。上述制造、贩
29、卖不以国内为限。专利法第五十六条第一项赋予专利权人专有排除他人未经其同意而制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或为上述目的而进口专利物品之权。专利权人依专利法所赋予之权利，自己制造、贩卖14或同意他人制造、贩卖其专利物品后，已从中获取利益，若对于自己制造、贩卖或同意他人制造、贩卖之专利物品再主张专利权，将影响该专利物品之流通与利用。为解决此种私权与公益平衡之问题，乃发展出权利耗尽原则 （principle of exhaustion） 。依据此理论，专利权人自己制造、贩卖专利物品或同意他人制造、贩卖之专利物品第一次流入市场后，专利权人已经行使其专利权，就该专利物品之权利已经耗尽，不得再享有其他权能。
30、权利耗尽原则分为国内耗尽原则及国际耗尽原则。采国内耗尽原则者，侧重专利权人之保护，专利权只会因将专利物品投入国内市场而权利耗尽，不因在国外实施而耗尽，专利权人仍享有进口权，故他人未经专利权人同意而进口专利物品于国内，仍构成侵权。采国际耗尽原则者，侧重公共利益之保护，即使专利权人将专利物品投入国外市场，亦造成包括进口权之权利耗尽，无法禁止他人进口该物品。真品平行输入（genuine goods parallel importation）是否侵害专利权，须视采国内耗尽原则或国际耗尽原则而定。采国内耗尽原则者，专利权人仍然享有进口权，不允许真品（专利权人自己制造、贩卖或同意他人制造、贩卖之专利物品）
31、自国外平行输入。采国际耗尽原则者，因专利权（包含进口权）已耗尽，对于真品之进口行为，不得主张权利。美国法院认为同一专利权人拥有美国与他国之专利，而他人于他国合法取专利物品者，得进口至美国境内销售，但若美国境内之专利权人与外国专利权人非同一人者，即使他人合法取得专利物品，仍不得进口至美国境内销售，否则将构成侵权。专利法第五十七条第一项第六款及第一百二十五条第一项第六款规定权利耗尽原则，其中后段指制造、贩卖不以国内为限 ，即采国际耗尽原则，惟有学说认为我国采国际耗尽原则与专利法之属地主义精神冲突。此外，专利法第五十七条第二项及第一百二十五条第二项后段规定：第六款得为贩卖之区域，由法院依15事实认定
32、之。 专利法施行细则第三十九条规定：本法第五十七条第二项及第一百二十五条第二项所定得为贩卖之区域，由法院参酌契约之约定、当事人之真意、交易习惯或其他客观事实认定之。 法院得参酌细则之规定，判断是否允许真品平行输入。当事人得于契约中约定贩卖地区，惟若当事人未于契约约定或约定不明时，法院应探求当事人之真意、交易习惯或其他客观事实以判断是否限制贩卖区域。亦有学者主张，贩卖区域系判断是否符合耗尽理论之要件，而该要件之规定是法律问题，非事实问题，法院无从自当事人之契约为认定，若允许当事人以特约排除耗尽原则，不仅有悖于各国立法趋势，亦有害于交易安全。权利耗尽原则与知识产权之主要立法原则属地主义之间的调和涉
33、及到商品之自由流通及专利权人权益之平衡，世界各国知识产权之规定各有不同，应以订定国际条约之方式避免贸易障碍，惟目前仅有 WTO（世界贸易组织）中与贸易有关之知识产权协议 （TRIPs ）第六条规定： 就本协议之争端解决之目的而言本协议不得被用以处理知识产权权利耗尽问题并不强制规定会员要有一致之处理，其他会员不得依照 TRIPs 之争端解决机制提起申诉。七、混合两种以上医药品而制造之医药品或方法，其专利权效力不及于医师之处方或依处方调剂之医药品。混合两种以上医药品而制造医药品之物之发明，或混合两种以上医药品而制造医药品之方法发明，其专利权效力不及于医师之处方行为，亦不及于依医师之处方调剂而得之医
34、药品。此规定之意旨，系考虑人类之疾病之诊断、治疗行为之适当实施，若需要临机应变及迅速采取措施之医师行为均为专利权效力所及，对人类之生命、身体可能有不测之危险，故将此种行为列为专利权效力不及之情事。此处之医药品系指供诊断、治疗、外科手术或预防人类疾病16所使用的消费物，惟该消费物不需为社会上所认识的医药品，只要为新颖物质而有药效即可，且该医药品须为混合二种以上之医药品调制而成者，因此，由二种以上化学物质或医药品经由化学反应而得之医药品、经由萃取或煎熬等方式而得之医药品，或由单一化学物质构成之医药品，均非此处所指混合二种上医药品而制造之医药品。混合二种以上医药品之概念尚有疑义。混合二种以上医药品，
35、系指由二种以上医药品之物理性混合？或于混合与二种医药品之际，对医药品施以化学处理，其后混合医药品亦属？或非医药品之物质与医药品混合成医药品的情形亦属之？此等问题，由药剂师所谓的调剂之概念并未予限定性解释。无论如何，由于此规定，在混合二种以上医药品制成医药品之情形，混合而成的药剂或其混合方法有专利权时，除由医师之处方笺调剂之情形外，均为该专利权之效力所及。因此，混合二种以上化学物质或医药品而得之医药品或单一化学物质构成之医药品有专利权时，即使系依医师之处方笺而进行调剂，专利权之效力仍及于该医药品。第三节 再发明一、专利法第七十八条第一项规定：再发明，指利用他人发明或新型之主要技术内容所完成之发明
36、。 所谓利用他人发明或新型之主要技术内容，系指利用原申请案之申请专利范围之任一请求项中的主要技术内容。二、专利法第七十八条第二项规定：再发明专利权人未经原专利权人同意，不得实施其发明。 再发明之审查程序与一般申请案并无不同，惟再发明人取得专利权后，欲实施其再发明，须依专利法第七十八条第二项规定，取得原专利权人同意。 三、专利法第七十八条第二项及第三项规定：再发明专利权人未17经原专利权人同意，不得实施其发明。制造方法专利权人依其制造方法制成之物品为他人专利者，未经该他人同意，不得实施其发明。 凡利用他人之发明或新型来完成之发明，于实施时需经该他人之同意，否则即属侵害该他人之专利权。若以为只要其
37、取得再发明专利，便有权实施该再发明专利，无须担心侵权的问题，则为错误的认知。四、专利法第七十八条第四项规定：前二项再发明专利权人与原发明专利权人，或制造方法专利权人与物品专利权人，得协议交互授权实施。 再发明纵然获准专利，尚非表示当然可以实施，得透过授权或彼此交互授权之方式以取得原发明人之同意作为实施之合法权源。此外，就物品专利权与制造该物品之方法专利权两者之间的技术关联性而言，以该方法专利制成之物品为他人之专利，故物品之制法专利得被视为一种再发明，必须透过物品专利权人之授权始得实施。反之，物品专利并非一定以该制法制得，若得以不同方法制得，则该物品专利权人无须取得该制造方法专利权人之授权。五、
38、专利法第七十八条第五项规定：协议不成时，再发明专利权人与原专利权人或制造方法专利权人与物品专利权人得依专利法第七十六条规定申请特许实施。 专利法之目的在于鼓励、保护、利用发明与创作，以促进产业发展。 在顾全双方专利权人之权益下，应鼓励发明之相互利用，以促进产业发展。惟依专利法第七十八条第五项规定，再发明或制造方法发明所表现之技术，须较原发明或物品发明具相当经济意义之重要技术改良者，再发明或制造方法专利权人始得申请特许实施。18第三章 专利侵害之定义与证明第一节 专利侵害之定义专利权系授予专利权人在法律规定的有效期限内，享有法律所赋予之排他性效力之权利，除法律另有规定外，得排除他人未经专利权人同
39、意而制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或进口其专利物品（或该新式样专利及近似新式样物品）或使用其专利方法之行为，否则即侵害专利权。是否侵害专利之认定，关键在于他人制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或进口之物品或其使用之方法是否落入系争专利之专利权范围。第二节 专利侵害之证明一、证明专利权有效专利权具有区域性及保护期间。专利权人所取得的专利权，仅在授予该专利权之国家境内及一定期间内始受该国法律的保护，期间届满或者专利权经撤销确定者，专利权即失去法律效力而为社会所共有，任何人都可实施该专利权。二、证明有侵权行为之事实(一) 专利权系使专利权人专有排除他人未经其同意而实施其专利之权。因此，如仅有实施的想法或
40、侵权之准备，但尚未有制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或进口等实施专利权之行为事实，或虽有实施专利权之行为事实，但系经专利权人同意或默许的实施行为时，均不构成专利侵害。(二) 上述之专利侵害行为，专利权人必须证明于何时、何地、如何被制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或进口专利物品或专利方法，始构成专利侵害之行为事实。19三、证明侵权行为人有故意或过失(一) 行为人若已预见自己制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或进口之行为侵害专利权，而仍为之者，即属故意。(二) 行为人虽不知其制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或进口行为已构成专利侵害，惟依民法第一百八十四条第二项之规定：违反保护他人之法律，致生损害于他人者，负
41、赔偿责任。 惟若该等行为人能证明其行为无过失者，则依民法同条项但书规定，免负赔偿之责。(三) 依专利法第八十五条第三项规定：侵害行为如属故意，法院得依侵害情节，酌定损害额以上之赔偿。但不得超过损害额之三倍。 因此，侵权行为如属故意，会影响专利权人嗣后请求赔偿之数额。第三节 专利侵害之救济与损害赔偿一、专利侵害之救济(一) 专利法第八十四条第一项参酌民法第七百六十七条之规定，明定专利权受侵害时，得请求民事救济之人及民事救济之内容。得请求之人为专利权人固不待言，其请求内容则为：1.已经发生损害者，可请求损害赔偿，至赔偿金额之计算，则依专利法第八十五条规定。2.对于现在之侵害，可请求排除。3.但有可
42、能发生者，为防范于未然，得请求防止之。民事赔偿损害请求权本质上是民事侵权行为，侵权人须有故意或过失之主观要件。至于侵害防止与排除请求权，则并不以侵权人有故意或过失为必要。(二) 专利法第八十四条第二项规定：专属被授权人亦得为前项请求。但契约另有约定者，从其约定。 所谓专属授权，系指专利权人仅授予被授权人在被授权范围内单独享有实施专利权20之权利与地位。实务运作上一般应视合约内容是否明文约定为专属授权而定。若该专利授权契约已限制专属被授权人不得以其名义请求者，即应基于私法自治之原则从其约定，仍应由专利权人行使权利。(三) 专利法第八十四条第三项系规定专利权人请求民事救济时，对于侵害专利权之物品或
43、从事侵害行为之原料或器具，得请求销毁或为其他必要之处置。(四) 专利法第八十四条第四项系规定发明人之姓名表示权受侵害时，另得请求回复名誉之处分。专利权人如非发明人，不得为本项之请求。(五) 专利法第八十四条第五项系消灭时效之规定。消灭时效完成后，专利权人之请求权并不消灭，但侵权人得据以为拒绝给付之抗辩。民法关于消灭时效之规定，一般请求权为十五年。由于专利侵权之性质同于民事侵权行为，故专利法乃采与民法第一百九十七条相同之消灭时效年限， 自请求权人知有损害及赔偿义务人时起，二年间不行使而消灭，自有侵权行为时起，逾十年者，亦同。 二、专利侵害之民事损害赔偿(一) 专利法第八十五条第一项规定损害赔偿之
44、计算方式。损害赔偿旨在回复或填补他人所受之损害，使被害人回复至未受损害前之原状。民法第二百十三条规定：负损害赔偿责任者，除法律另有规定或契约另有订定外，应回复他方损害发生前之原状。因回复原状而应给付金钱者，自损害发生时起加给利息。第一项情形，债权人得请求支付回复原状所必要之费用，以代回复原状。 专利侵权性质上属民法上之侵权，专利权受侵害时，难以回复原状，应以金钱赔偿，专利法第八十五条系属民法第二百十三条所称之特别规定。专利权人对于因侵权所造成之损害金额，固应负举证之责任，惟因专利权21为无体财产权，究因侵权造成多少损害实属不易判定，在确定损害赔偿金额上，常发生困难。因此，专利法第八十五条特别规
45、定二种损害赔偿之计算方式，由专利权人依个案事实，自行选定以下列何种方法计算其损害较为有利，而不以民法上损害赔偿之计算方法为限：1.依民法第二百十六条之规定。但不能提供证据方法以证明其损害时，专利权人得就其实施专利权通常所可获得之利益，减除受害后实施同一专利权所得之利益，以其差额为所受损害。2.依侵害人因侵害行为所得之利益。于侵害人不能就其成本或必要费用举证时，以销售该项物品全部收入为所得利益。(二) 专利法第八十五条第二项规定商誉损失亦得请求损害赔偿。依民事损害赔偿原理，损害赔偿请求范围原则上只限于财产上之损害，除法律另有规定外，原则上不包括非财产上之损害，例如人格权、姓名权、生命、身体等。鉴
46、于专利侵权除造成专利权人财产上之损失外，其商业上之信誉亦常因此而遭受损害，为保障专利权人之商誉，专利法特别规定：专利权人之业务上信誉，因侵害而致减损时，得另请求赔偿相当金额。 (三) 专利法第八十五条第三项为惩罚性损害赔偿之规定。民事损害赔偿原则，系采故意、过失责任，如经认定行为人有故意、过失，侵权责任即告成立，应负损害赔偿责任，至其责任范围，系以填补损害为原则，并不因为故意或过失而有不同。专利法第八十五条第三项参酌美国专利法之规定，而特别为惩罚性损害赔偿之规定，以期达到吓阻及惩罚故意侵权行为之目的。此外，由于故意或过失，涉及行为人之主观意识，不易举证，以行为人经专利权人请求排除侵害之书面通知
47、之作法，有助于法院对于行为人故意或过失之判断。22第四章 处理专利侵害案件应注意事项第一节 处理原则一、法院方面(一) 确定待证事实实务上常见法院为求迅速审理专利侵害案件，直接将诉讼两造之请求与答辩数据，一并交付鉴定机构嘱托鉴定，以致鉴定机构难以判断待证事实，而做出不符需求之鉴定报告，或因事实繁琐而拒绝鉴定。法院于嘱托鉴定机构前，宜先行确认两造之诉讼争点，厘清待证事实，始嘱托鉴定机构就该事实为鉴定，如此方能使鉴定机构针对问题核心进行鉴定。(二) 检送待证资料由于鉴定机构必须按照法院与两造提供之证据与数据进行鉴定，举凡系争专利之说明书、待鉴定物品等相关数据，均有赖法院之过滤及提供，否则就错误或失
48、真之数据所为之鉴定，其真实性堪虑。此外，对于若干鉴定所需之文件，如专利权人申请专利时之相关文件书证，鉴定机构取得不易，亦须法院予以协助，俾使鉴定工作顺利完成。有时须进行破坏式鉴定，可能毁损待鉴定物而无法复原，因此，法院于送请鉴定时，宜先确认鉴定方式，否则应有相同于待鉴定物之备份，以免日后双方有所争执。二、鉴定机构方面(一) 回避原则鉴定机构之鉴定结果影响当事人权益至巨，为免利益冲突或引发当事人对于鉴定结果之质疑，有利害关系时，宜予回避。23(二) 鉴定人员之资格专业技术人员若未曾接受鉴定之训练，未必适合从事鉴定工作。原则上，鉴定工作应由娴熟该专业领域且曾接受专利侵害鉴定训练之专业人员担任。又因
49、鉴定报告为一法律文件，故宜由法务人员协助完成鉴定工作。(三) 鉴定流程与时效专利之鉴定攸关系争产业之市场竞争，为维持一定之鉴定水平并掌握鉴定时效，鉴定机构宜订定标准作业流程及完成时限，以配合法院之办案需求。(四) 保密措施鉴定机构仅扮演协助法院了解事实、调查证据之角色，对于当事人及其所提供之数据，甚至鉴定之人员、过程与结果，均应保密，力求公平、客观。(五) 鉴定报告对于鉴定报告之作成及内容，应清楚、明确，避免模棱两可或艰涩难解之结论与说明；对于因数据不足而无从判断者，例如禁反言原则之适用，应予阐明，以达到鉴定之真正目的。第二节 举证责任一、制造方法专利权之特别规定(一) 专利权人主张其专利权被侵害时，必须负举证责任。专利权人必须证明系争专利确有被侵害之事实，亦即必须先证明自己有专利权，其次证明被告有实施其专利权之行为。惟若系争专利为方法专利，专利权人难以得知被告之实施行为侵害系争方法专利，亦难以举证。因此，对于方法专利，专利法第八十七条特别订有推定条款，将举证责任适度地转嫁予被告。(二) 专利法第八十七条
