1、專利申請的準備工作,專利申請表內容： 內容包括待解決問題的陳述、 先前待解決問題的討論 (通稱為前案)、 發明的基礎操作原理和優勢論述、 發明的詳細完整說明： 草稿、 素描或照片、 發明人所知其他發明應用的討論 所有可證明發明資料的記錄。,專利申請的前案判別,執行專利性檢索： 律師會執行可專利性的檢索，通常是美國專利全文檢索，查看與此發明相關的專利和其他已發表文獻的前案。 釐清是否符合創新性： 透過判別前案的方式，幫助釐清此申請是否符合創新且非顯而易懂的發明。 提出專利申請： 隨後，律師開始準備專利申請事宜，申請人必須提出專利申請，若發明在申請日前的一年，已在印刷刊物中公開、已被公開使用、或販
2、賣，可能就無法申請專利。,進入專利申請程序,提出正式申請： 接著是向美國專利商標局正式提出申請，即進入專利申請程序。 專利審查委員會： 從申請人正式提出申請到專利發佈的二到三年間，專利審查員會以專利前案來審查； 若審查員認為發明已有明顯的前案，則申請將遭駁回。 若通過第一次官方審定書，通常很少會失敗。 核發專利： 與美國專利商標局的協商有成功結論後，專利審查員會訂出專利的範圍，並核發專利。 專利申請駁回： 若遭駁回，律師會提出修正案，或書面回應抗辯駁回，以期再度通過申請。,Tips: 申請人和專利審查員之間的協商，會持續到雙方同意專利的語言和範圍、放棄專利，或是審查員做出最終審定核駁。 專利擁
3、有人或被授權人發現產品被侵權時，必須通知侵權者產品受到專利保護，方能獲得賠償。因此，所有受專利保護的物件，都必須附帶專利通知。,專利申請流程圖,企業財務成長創新模式 智財專利證券化,專利在財務上的新價值,每一企業皆想尋求較經濟的方法來提高公司財務的成長。智慧資產，如：專利、商標、著作權和營業秘密，都可視為企業的資產，更是尚未開發的擔保品。早期這些無形資產不會影響企業財務營運，但，如今情況有了改變。,為何企業需要發展智慧財產？,強化競爭優勢： 在新經濟體制下，企業為了擁有競爭優勢，必須發展並保護智慧財產。 提供募集資金新方法： 企業可運用智慧資產來降低借貸成本或提供資金來源。 企業可將智慧財產當
4、成擔保品，向銀行借貸； 進行交易： 與其他資產相同，企業可利用智慧財產進行比較複雜的交易；但是，需將原有的專利授權收入證券化。,經營智慧財產證券,設定特定目的的機構： 首先，由企業會設立一個特定目的機構 (Special Purpose Vehicle, SPV)， 將收取專利被授權廠商所付款項的權利轉讓給該SPV。 不論該企業是否破產，這個SPV都會維持獨立運作。 由SPV發行債券： 之後 SPV 以發行債券的方式，尋求和專利被授權廠商的風險結構等比例的利潤； 此債券只以被授權廠商的財務穩定度，決定債券的價格；,關鍵Know-How一家新創公司能夠將集資的價格與其所授權之專利被授權廠商依授權
5、契約之約定下，繼續支付授權金的風險作連結。如果專利被授權廠商的財務狀況穩定，債券就會以較低的利率發行，而發行債券之標的公司就能降低資金成本。高風險的公司可倚賴其專利被授權廠商的財務穩定度，取得較低的貸款利率並允許公司在不發行額外證券和稀釋股東權益的情況下籌款。債券投資者得以投資有潛力提供高報酬率的新市場。,智慧財產交易的風險,專利無效： 被授權廠商可因附屬專利無效而減少付款金額。 專利授權者有義務強制執行其專利權，但專利侵權者常以攻擊專利合法性的方式，提出訴訟的辯護。 若公司的專利被判無效，被授權廠商有權不按照合約規定付款。,Tips: 由於智慧財產證券化全倚賴這些款項，專利若無效，將因此失去
6、收入來源。,企業專利的再審查： 再審查程序會在發行專利後，由專利商標局 (USPTO) (在台灣為智財局)執行。 第三方公司也可以蒐集挑戰專利新穎性的相關資訊，並將資訊告知美國專利商標局，進行再審查程序。 最終結果可能會宣告該企業專利無效。,Tips: 這個程序與專利侵權訴訟相似，都可能失去智慧財產證券化的基礎收入來源。,避免智慧財產證券化的風險,智慧財產查核程序： 初期應透過專家安排以降低交易風險。 把多個專利組合成資產組合效益，行使專利組合權，降低無法行使單一專利無效的風險。,Tips: 提出正確問題 不論智慧財產交易如何進行，經驗再老道的專家，都不能省略查核這一個程序。此程序需要具備相關
7、技術背景的智財專利專家，提出正確的問題，評估極端複雜的專利組合。,專利改革第二波： 美國專利商標局改變專利申請遊戲規則,改變後的美國專利申請,HR 2795 專利改革方案： 美國境內對智慧財產保護等相關規定，深深影響著台灣廠商，進軍美國的策略佈局。 2005年6月美國專利商標局（USPTO）提出自行提出可受公評與擁有或處理專利的人士攸關之專利改革方案（HR 2795）。 影響範圍： 用行政機關的立法權，限制申請人連續申請之權利； 讓專利申請中的多種專利申請範圍難以存續； 提出新的專利申請範圍，將僅限於市場中實際存在的產品或程序。,改革重點,審查規定變革,僅就申請範圍審查： 為減輕專利局審查人員
8、的負擔，專利局將採用僅就代表性專利申請範圍進行審查之政策； 包括獨立之專利申請範圍，及申請人指定為初審之專利申請範圍。 未指定為初審之附屬請求項，要在申請取得許可之後，始得進行審查 若待審查之專利申請範圍超過10個以上，必須申請特別付費之審查支援。,審查規定變革,審查支援文件規定： 附件文件要求實地查核證明列舉各項參考文獻引文為證之資訊揭露聲明書（IDS）； 詳細說明個別之獨立專利申請範圍與指定之附屬請求項，在先前之調查中如何具有可專利顯著性； 草案要求審查前之調查範圍，不限於美國專利及申請文件。,Tips: 審查支援文件規定申請人須完成廣泛與昂貴之審查前調查。由於這類的調查所費不貲，對申請人
9、將是一項龐大負擔,限制連續申請,降低專利申請組合的數量 依現行規定，申請人提出一系列連續申請，可不斷獲得專利申請之審查； 根據新草案，申請人僅能獲得初審與二審之兩次審查。 經過二審後，申請人不再取得任何優先權的保證。,Tips: 這項規定確實包括允許連續申請之規定；但卻非以權利方式。,限制連續申請,專利上非顯著性請求（Patentably Indistinct Claim） 若多項申請具有相同的申請生效日、重疊揭露與一般發明，則必須說明多項申請專利申請範圍，如何具有專利上顯著性； 或提出專利權有效期放棄聲明，並解釋專利上非顯著性請求，為何在多項申請中有必要； 不過此法案並未就有必要加以解釋。,美國專利商標局進行財政革新方案，意圖降低單一申請中的專利申請範圍數量。,附加專利申請範圍（超過三次獨立專利申請範圍，或超過20 次專利申請範圍）之費用，已增加兩倍以上。,此改革方案的目的在防止申請人以大量的專利申請範圍提出申請。,專利局草擬此規定自生效日起適用，將擴及所有處理中之申請案，使規定具有溯及既往之效力，申請人將喪失部分現存之權利。,學習更多 請至 產業學院,http:/college.itri.org.tw,
