1、包含“ 产品特征“的方法权利要求的创造性判断专利代理师 郑州律师 崔进 15036129159国家知识产权局专利复审委员会于 2009 年 3 月 13 日作出的第 16560 号复审请求审查决定涉及申请号为 02807692.3、名称为“包括含至少一水溶性嵌段和一疏水嵌段的嵌段共聚物的水力压裂液”的发明专利申请（下称本申请），其申请日为 2002 年 2月 14 日，优先权日为 2001 年 2 月 20 日，进入中国国家阶段的日期为 2003 年 9 月 29日，公开日为 2004 年 5 月 26 日，申请人为罗狄亚化学公司。申请人于进入中国国家阶段日提交的申请文件包括：利要求第 1-3
2、1 项，说明书第 127 页和说明书摘要。其中的独立权利要求 1、31 的内容为：“1、水力压裂液组合物，包括：a）含水液体，和b）包括至少一种水溶性性质且含有疏水单元的嵌段和至少一种主要疏水性质的嵌段的嵌段共聚物，它在所述含水液体中形成了粘弹凝胶。31、产生环绕钻井的深入地下岩层的裂缝的方法，包括将如权利要求 1 所定义的压裂液注入到所述钻井中的步骤。”经实质审查，国家知识产权局实质审查部门于 2005 年 6 月 3 日发出第一次审查意见通知书，指出权利要求 130 相对于对比文件 1（US6111025A ）不具备创造性，权利要求 31 相对于对比文件 2（US5551516A）不具备创
3、造性。针对第一次审查意见通知书，申请人于 2005 年 10 月 18 日陈述了意见，提交了权利要求书、说明书第 1、3、12 页和说明书摘要的替换页。新提交的权利要求书包括 30 项权利要求，其中的独立权利要求 1、30 的内容为：“1、水力压裂液组合物，包括：a）含水液体，和b）至少一种在所述含水液体中形成了粘弹凝胶的聚合物，其特征在于所述聚合物包括至少一种水溶性性质的嵌段和包括至少一种主要疏水性质的嵌段的嵌段共聚物。30、产生环绕钻井的深入地下岩层的裂缝的方法，包括将如权利要求 1 所定义的压裂液注入到所述钻井中的步骤。”国家知识产权局实质审查部门于 2006 年 12 月 1 日发出第
4、二次审查意见通知书，指出申请人在所修改的权利要求中，仅对原独立权利要求 1 进行了文字表达上的修改，而未对其进行任何实质性修改，对原独立权利要求 31 未进行任何修改，仍坚持权利要求 129 相对于对比文件 1（US6111025A）不具备创造性，权利要求 30 相对于对比文件 2（US5551516A）不具备创造性。针对第二次审查意见通知书，申请人于 2007 年 2 月 16 日陈述了意见，提交了权利要求书的替换页，其中只是对权利要求 24、26 和 29 的引用关系进行了修改。国家知识产权局实质审查部门于 2007 年 6 月 8 日驳回了本申请，理由是：权利要求 30 所要求保护的技术
5、方案相对于对比文件 2（ US5551516A）不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定所针对的文本为：2007 年 2 月 16 日所提交的权利要求第 1-30 项，2005 年 10 月 18 日所提交的说明书第 1、3、12 页和说明书摘要，进入中国国家阶段时提交的说明书第 2、4-11、13-27 页。驳回决定认为：权利要求30 所述方法的步骤已完全被对比文件 2 公开，只是用权利要求 1 所述的压裂液代替了原来的压裂液，这一替换并没有带来任何预料不到的技术效果，本发明相对于对比文件 2 具有多个优点并不是因为采用了本申请的权利要求 30 所限定的产生裂缝的方法而产生的，权利
6、要求 30 相对于对比文件 2 不具备创造性。申请人（下称复审请求人）对上述驳回决定不服，于 2007 年 9 月 24 日向国家知识产权局专利复审委员会提出复审请求，复审请求人认为：驳回决定仅涉及独立权利要求 30 的创造性问题，实质审查阶段的审查员已经默认权利要求 129 具备新颖性、创造性，权利要求 30 的方法权利要求中使用了权利要求 1 所述的压裂液组合物，在本申请权利要求 1 所述的压裂液组合物具备新颖性和创造性的前提下，权利要求 30也必然具备新颖性和创造性；本申请的申请日之前，没有任何现有技术教导或暗示本申请权利要求 1 的压裂液组合物能够用于钻井的压裂，因而现有技术中没有任何
7、动机将本申请权利要求 1 的压裂液组合物用于对比文件 2 的方法，本申请的权利要求 30相对于对比文件 2 具备创造性。复审请求人提出复审请求时提交了新的权利要求书，其中将权利要求 230 中的“压裂组合物” 修改为“压裂液组合物”，以与权利要求 1 的主题名称相适应，修改后的独立权利要求 1、30 为：“1、水力压裂液组合物，包括：a）含水液体，和b）至少一种在所述含水液体中形成了粘弹凝胶的聚合物，其特征在于所述聚合物包括至少一种水溶性性质的嵌段和包括至少一种主要疏水性质的嵌段的嵌段共聚物。30、产生环绕钻井的深入地下岩层的裂缝的方法，包括将权利要求 1 的压裂液组合物注入到所述钻井中的步骤
8、。”经形式审查合格，专利复审委员会于 2007 年 10 月 30 日依法受理了该复审请求，并向原审查部门发出前置审查通知书。原审查部门在前置审查意见书中仍坚持驳回决定中的意见，坚持原驳回决定。专利复审委员会依法成立合议组，对本案进行审理。在上述程序的基础上，专利复审委员会本案合议组作出第 16560 号复审请求审查决定，撤销国家知识产权局于 2007 年 6 月 8 日对本申请作出的驳回决定。具体理由如下：对比文件 2（US5551516A）公开了一种产生环绕钻井的深入地下岩层的裂缝的方法，其中公开了把压裂液注入到钻井中的技术特征，但对比文件 2 上述方法中所用的压裂液不同于权利要求 30
9、中所使用的压裂液组合物，即权利要求 30 与对比文件 2 相比存在下述区别技术特征：采用了包括含水液体和至少一种在所述含水液体中形成了粘弹凝胶的聚合物的水力压裂液组合物，所述聚合物包括至少一种水溶性性质的嵌段和包括至少一种主要疏水性质的嵌段的嵌段共聚物。由于上述区别技术特征的存在，使得权利要求 30 所限定的方法能够通过用更少的添加剂的嵌段共聚物提供更耐高温、更强粘度的凝胶。合议组认为，确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有技术特征均应当予以考虑，本申请的权利要求 30 所限定的产生环绕钻井的深入地下岩层的裂缝的方法中用权利要求 1 所限定的水力压裂液组合物对该权利要求进行了限定，虽然权利
10、要求 30 所限定方法的实施所带来的技术效果是由于采用了上述水力压裂液组合物而导致的，但由于上述水力压裂液组合物对该权利要求的保护范围具有限定作用，因此，在将权利要求 30 所限定的技术方案与对比文件 2 进行对比时，不能忽略上述水力压裂液组合物对权利要求 30 的限定作用。因此，合议组认为，对比文件 2尚不足以否定权利要求 30 的创造性。案例评析方法权利要求通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或流程等技术特征来描述，对于使用上述类型技术特征进行限定的方法权利要求的创造性判断，审查实践中做法比较统一，但对于涉及产品的使用方法、加工方法、处理方法的权利要求中出现的物质或设备特征对该权利要求创造性
11、判断的影响，审查实践中却存在着一些困惑。本案中独立权利要求 30 就属于一种涉及产品的使用方法的方法权利要求，本案中对于独立权利要求 30 的创造性判断，其焦点就在于如何看待权利要求 30 中所引用的“权利要求 1 的压裂液组合物”这一产品特征对于该方法权利要求的限定作用。笔者认为，方法权利要求可以使用涉及工艺、物质以及设备的方法特征来进行限定，确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有技术特征均应当予以考虑，方法权利要求中所涉及的物质、设备特征对该权利要求的保护范围同样具有限定作用，在进行创造性判断时，不能忽略方法权利要求中所涉及的物质、设备特征对该权利要求的限定作用，如果方法权利要求中所涉
12、及的产品是一种新产品并具有创造性，则该方法权利要求也就具备新颖性和创造性。本案中，由于独立权利要求 30 所限定的方法中包含使用“ 权利要求 1 所述的压裂液组合物 ”这一技术特征，因此，在对权利要求 30进行创造性评判时，在未对独立权利要求 1 所限定的压裂液组合物进行新颖性、创造性评述的前提下，不能仅评价权利要求 30 中的方法步骤特征，而忽略其所包含的“权利要求 1 所述的压裂液组合物”这一产品特征。而且，从社会公众与专利权人利益平衡的角度来看，当产品权利要求得到授权时，专利权人即得到对该专利产品的垄断权利，任何以生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口该专利产品的行为均需得到专利权人的许可，即使不授予包括该产品特征的方法权利要求以专利权，社会公众也不能未经许可而实施包括该产品特征的方法，因而，在授予产品权利要求专利权的前提下，同时授予包括该产品特征的权利要求以专利权并不会构成对社会公众权益的侵害。(知识产权报 路剑锋)09-12-14
