1、在 The John Marshall Law School 所学的课程,Substantive Patent Law II (3)Biotechnology Patent Law (3) Patent Office Practice & Procedure (3) Legal Writing English (2),课程的主要内容,Substantive Patent Law II 主要涉及专利的侵权问题,其中权利要求的解释和等同原则,抗辩理由等是重点 Biotechnology Patent Law 的内容包括与生物或药物有关专利的三性,对说明书的要求,驳回和无效的理由,侵权判定等 Pat
2、ent Office Practice & Procedure 主要涉及代理人所应了解的程序,美国专利与法律体系,英美法系-普通法-衡平法-判例法 财产法-知识产权法-专利法 最高法院(Supreme Court)-联邦巡回上诉法院(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)-地区法院(District Court)-USPTO 复审委员会(Board of Patent Appeals & Interferences (BPAI) 法院的判例对PTO有约束力,专利司法的法源,成文法: 35 United States Code , 35 U
3、SC, 由国会通过 案例法,特别是最高法院的判例和联邦巡回上诉法院全体法官出席作出的判例 法规: 37 Code of Federal Regulations, 主要是程序方面的规定,相当于实施细则 专利审查程序手册(指南): Manual of Patent Examining Procedure (MPEP),专利的理论和法哲学,专利的经济理论:a. 鼓励发明b. 鼓励公开c. 鼓励商业化d. 鼓励周边发明(design around) 解决为什么建立专利制度的问题,专利的法律和经济理论,解释为什么授予专利权:自然权利论劳动理论-劳动产生权利(物权)社会福利理论垄断理论-专利的经济价值市场
4、调节理论-由法律(专利法)而非政府管理来调节市场,为什么授予专利权,寻租理论回报超出机会成本 勘探理论与上条类似 报酬论专利是发明的报酬 合同论(契约论)法律理论，专利是专利权人与政府之间的合同，即以公开换保护，授权后公开，enablement, best mode and written description requirement, definiteness 等要求都与此理论有关,理论对实践的影响,对立法的影响(35 USC) 例如保护发明人法案 只有发明人能够作为申请人，或者有发明人的转让证明才能申请专利(section 115-118) 先发明制，而非先申请制(135)； 申请日之前
5、 1 年的宽限期(grace)(102),理论对实践的影响,对司法的影响: 法院和法官的价值取向直接影响判决 例如法院为了强化对专利权的保护,在成文法的范围之外创设了“等同原则” 为了衡平专利权人与公众的利益,体现诚信原则,又提出了禁止反悔原则,说明书的作用,一. 表明发明人在申请日已经拥有或完成了所要求保护的发明,此时说明书必须足够详细地描述发明的每个特征,使本专业技术人员能够认可(recognize)发明人在申请日拥有(possess)该发明, ( written description requirement) University of Rochester v. G. D. Searl
6、e 249 F. Supp. 2d 216, (03-1304),说明书的作用,二. 公开的程度: 使本专业技术人员能够实现该发明, 其标准是经说明书的指导,不需要过分(undue)实验,如果本专业技术人员能够实现该发明,则满足enablement requirement, 否则不满足。 提交的日期:申请日;申请日之后的证据可以用于证明专利不能实现，使其无效,Wands 判断过分实验8因素,1. 所需实验的付出(时间和费用) 2. 已有的指示或引导 3. 实施例多少 4. 发明的性质 5. 现有技术的状况 6. 专业技术人员的程度 7. 技术的可预测性/不可预测性 8. 权利要求的宽窄,说明书
7、的作用,三. 给出实现发明的最佳方式(best mode),这也是无效的理由之一,其中有两个关键: 1. 所指的最佳方式是“发明人”所掌握的，而不是申请人(例如其所在的公司)掌握的 2. 掌握的时间是申请日(优先权日) Glaxo v. Novopharm; 52 F. 3d 1043 充分体现了“以保护换公开”的思想,申请人的公开义务,37 CFR 1.56 规定: 与专利申请或过程有关者都有义务向专利局公开对专利性有实质影响的信息 这种披露可以通过信息披露书 IDS (Information Disclosure Statements)进行 披露的内容在37 CFR 1.98 中有规定,包
8、括现有技术、公用技术、许诺销售或销售、竞争产品、不利的实验结果等，,不履行公开义务的结果,属于不诚实的行为(Inequitable Conduct) 使专利失去胜诉能力(unenforceable) 最近的案例：Dayco Prods. V. Total Containment, 329 F.3d 1358, Hoffmann-La Roche. V. Promega Corp., 323 F.3d 1354; Bristol-Myers Squibb Co. V. Rhone, 326 F.3d 1226,权利要求书的作用,限定保护范围 清楚地界定专利权人的权利范围 对公众起警示作用,避免侵
9、权 是侵权(字面侵权)判定的依据 Definiteness requirement,专利局的角色和地位,一. 专利审查行政审批 权利的设立,申请的审查,授予专利权 接受复审委员会的监督 二. 复审委员会, 权利的确认,确定专利权是否有效,接受司法监督,实用性,对于药用化合物,其动物实验数据足以证明其实用性,这与FDA的审批标准不同;除非审查员有证据,才能怀疑其实用性( In re Brana, 34 USPQ 2d 1436 ) 对于生产化合物的方法,如果该化合物没有作用,则不具备实用性( Brenner v. Manson, 148 USPQ 689,审查员驳回,复审委维持, CCPA 撤销
10、,最高院再撤销 ),新颖性,一. 在一份现有技术的文献中公开了权利要求主题的所有特征,则该主题丧失新颖性(anticipation) 现有技术的构成要件,对于公开出版物(printed publications): 1. 公开的时间 2. 出版物的可获得性,新颖性,二. 内在的(inherent)公开 Schering Corp. V. Geneva Pharm., 339 F.3d 1379 中判定 US-4659716 由于现有技术公开了loratadine而没有新颖性 在先专利 US-4282233公开了 loratadine (氯雷他定), 其中含有一个羧酸乙酯基团 US-465971
11、6中保护了loratadine的代谢物,代谢时脱去了羧酸乙酯基团,创造性(非显而易见性),最典型的案例：Graham v. John Deere Co., 148 USPQ 459 三步判断法: (1) 现有技术的范围和内容; (2) 现有技术与权利要求之间的区别; (3) 本专业技术人员的水平 当上述方法难以判断是否具有非显而易见性时,可以用下面的次级因素帮助判断,次级因素(Secondary Factors),1. 有人复制该发明 2. 长期需要,但未解决 3. 他人在这方面的失败 4. 商业上的成功 5. 产生的意外效果 6. 意想不到的性质 7. 有人要求许可 8.专业人员在发明之前的怀疑,创造性,虽然这些次级因素必须考虑,但它们不能控制显而易见性的确定,
